McGill Law Journal Revue de droit de McGill
PROPRIT INTELLECTUELLE, COUR SUPRME DU
CANADA ET DROIT CIVIL
Maxence Rivoire et E. Richard Gold*
La Cour suprme du Canada est un laboratoire
de droit compar. Symbole de lhybridation entre le
droit civil et la common law, elle est compose de juges
provenant du Qubec et du reste du Canada. Chaque
mariage connat son lot de difficults : il arrive que la
Cour doive interprter le droit fdral alors que les
deux systmes se contredisent. En labsence de rgles
suppltives communes ayant vocation sappliquer
lensemble du pays, les juges doivent alors opter pour
lune ou lautre des traditions. Les auteurs se servent
de lexemple de la proprit intellectuelle pour exami-
ner le traitement du droit civil par la Cour suprme
dans le domaine du droit dauteur, du droit des brevets
et du droit des marques de commerce.
Larticle part du constat de limpopularit des ar-
guments civilistes pour en expliquer les raisons pro-
fondes, dordre philosophique. Dun ct, la common
law, qui voit dans la proprit intellectuelle un ins-
trument au service de linnovation, de la cration ou
du commerce. De lautre, le droit civil, pour lequel la
protection de la personne du titulaire du droit est une
fin en soi. Au milieu, la Cour suprme, qui fait le choix
dlibr de la common law. Les auteurs, forms dans
la richesse des deux traditions, offrent un regard par-
ticulier eu gard leurs parcours. Une mixit limage
du transsystmisme qui leur permet daboutir une
rare neutralit scientifique. Leur texte sadresse aux
juristes canadiens mais aussi, lheure o slaborent
des projets dintgration et dharmonisation du droit
dans le Vieux Continent, la communaut juridique
internationale.
The Supreme Court of Canada is a testing
ground for comparative law. Embodying the hybridiza-
tion of civil and common law, it is composed of three
justices from Quebec and six from the rest of Canada.
Yet every marriage has its trials. The Court must
sometimes interpret federal law where the two tradi-
tions dictate contradictory results. In the absence of
uniform rules applicable throughout the country, the
Court must choose between the two traditions. This
article examines the Supreme Court of Canadas
treatment of the civil law in copyright, patent, and
trademark law.
The authors suggest that the philosophical un-
derpinnings of civilian approaches to intellectual prop-
erty hold little sway on the Supreme Court. This is be-
cause, on the one hand, the common law sees intellec-
tual property as a utilitarian tool to promote innova-
tion, creativity and economic growth. The civil law, on
the other hand, seeks to protect rightholders interests
and personality as ends in themselves. Caught in the
middle, the Supreme Court has deliberately favoured
the common law over the civil law. The authors of this
article, who are trained in both traditions, unravel the
Supreme Courts decisions in order to identify their
common and civil law strands. This diversity, which
mirrors Canadas mixed legal system, provides deeper
insight into the mtissage of common and civil law in
Canada. This article is directed not only at Canadian
jurists but also at the international community, as in-
tegration and harmonization initiatives continue to
develop in Europe.
* Maxence Rivoire est assistant de recherche lUniversit McGill. Il est diplm de
lUniversit Grenoble II et est tudiant en Master 2 lUniversit Paris I Panthon-
Sorbonne. E. Richard Gold est professeur titulaire lUniversit McGill, o il est titu-
laire dune Chaire James McGill. Les auteurs remercient lappui financier de VALGEN
(Value Addition Through Genomics and GE3LS), un projet parrain par le gouverne-
ment du Canada par le biais de Gnome Canada, Genome Prairie et Gnome Qubec,
ainsi que de Enhancing Translational Stem Cell Research: Innovative Models for Mul-
ti-Sectoral Collaboration , un projet commandit par Strategic Core Grant: Public Po-
licy & ELSI Research in the Stem Cell Field . Ils tiennent galement remercier le
Professeur Pierre-Emmanuel Moyse pour ses prcieux conseils.
Maxence Rivoire et E. Richard Gold 2015
Citation: (2015) 60:3 McGill LJ 381 Rfrence : (2015) 60 : 3 RD McGill 381
382 (2015) 60:3 MCGILL LAW JOURNAL REVUE DE DROIT DE MCGILL
Introduction
Droit dauteur : le divorce est consomm
A. Linterprtation du droit de reproduction et le
rejet du droit de destination : Thberge c. Galerie
dArt du Petit Champlain
B. La conscration de larbitrabilit du droit moral :
Desputeaux c. ditions Chouette
C. Le critre doriginalit : CCH Canadienne Lte c.
Barreau du Haut-Canada
D. Labus de droit la recherche dune nouvelle terre :
Euro-Excellence c. Kraft Canada
I.
II.
Brevets : la balance a-t-elle bascul ?
A. Linterprtation des revendications : la rconciliation ?
(Whirlpool et Free World)
1. Ltendue de la protection en droit civil et en
common law
2. Ltendue de la protection en droit canadien
B. Lexception de moralit et dordre public en milieu hostile :
Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets)
C. Lexploitation commerciale du brevet : la perte dquilibre
(Monsanto Canada c. Schmeiser)
III.
Marques de commerce : vers la rupture ?
A. Les enjeux philosophiques et constitutionnels dans
la LMC
B. La vraie-fausse ouverture au parasitisme : Veuve Clicquot
Ponsardin c. Boutiques Cliquot Lte
Conclusion
383
387
388
393
396
400
407
408
409
412
414
417
421
421
423
428
PROPRIT INTELLECTUELLE , COUR SUPRME DU CANADA ET DROIT CIVIL 383
Introduction
Le mariage la Cour suprme, dont trois juges viennent
obligatoirement du Qubec (depuis 1949), lest des juges
dont la langue, la religion, lducation, le contexte social et
la vision diffrent considrablement ds le dpart. Le ma-
riage est plus long se consommer […] et parfois, il ne se
consomme pas tout fait […].
Lhonorable Claire LHeureux-Dub1
Cest dans ces termes que lhonorable Claire LHeureux-Dub, dans un
discours lhonneur de lhonorable Michel Bastarache, dcrit la diversit
des membres de la Cour suprme du Canada. limage du pays, cohabi-
tent au sein de la plus haute juridiction canadienne des juges forms dans
deux systmes juridiques profondment diffrents : la common law,
dorigine anglaise, et le droit civil qubcois, issu du droit franais. Cette
particularit est lune des consquences du bijuridisme , consacr au
paragraphe 92(13) de la Loi constitutionnelle de 1867, qui attribue aux
provinces le pouvoir de lgifrer en matire de proprit et de droits ci-
vils2. Depuis 1949, trois juges qubcois doivent imprativement siger
aux cts de six juges venant du reste du Canada3.
La Cour suprme joue un rle fondamental dans la mise en uvre du
dualisme juridique. Toute la difficult de la tche rside dans la rsolution
des tensions dcoulant de ce mariage. En particulier, se pose la question
de linterprtation du droit fdral en cas de divergence entre le droit civil
et la common law. Quelles rgles invoquer lorsque la loi ne se suffit plus
elle-mme ? La rponse nest pas vidente, car il nexiste pas de rgles
communes susceptibles den combler les lacunes4. Labsence de common
1 Lhonorable Claire LHeureux-Dub, Avant-propos , dans Nicolas CG Lambert,
lavant-garde de la dualit : Mlanges en lhonneur de Michel Bastarache, Cowansville
(Qc), Yvon Blais, 2011 la p XXI.
2 (R-U), 30 & 31 Vict, c 3, reproduite dans LRC 1985, annexe II, no5 [LC de 1867].
3 Le 1er dcembre 2014, les juges taient, dans lordre de nomination, la trs honorable
Beverley McLachlin, CP, Juge en chef du Canada, ainsi que les honorables Rosalie
Abella, Marshall Rothstein, Thomas Cromwell, Michael Moldaver, Andromache Kara-
katsanis, Richard Wagner, Clment Gascon et Suzanne Ct. Pour consulter les bio-
graphies de chaque juge, voir Les juges actuels (1er dcembre 2014), en ligne : Cour
suprme du Canada
4 On considre gnralement quil nexiste pas de droit commun fdral. Sur ce thme,
voir Emily Conway, Larrimage entre les droits privs provinciaux et la Loi sur le droit
dauteur : une dissonance harmonieuse ? (2011) 23 : 3 CPI 1185 la p 1192. O trou-
ver lexplication ? Contrairement au droit provincial, le droit fdral nest pas introduit
par le phnomne de colonisation, mais par lintervention active du Parlement fdral
(voir lhonorable Michel Bastarache et al, Le droit de linterprtation bilingue, Montral,
384 (2015) 60:3 MCGILL LAW JOURNAL REVUE DE DROIT DE MCGILL
law fdrale laisse le champ libre lapplication suppltive du droit priv
provincial, qui fournira les ressources conceptuelles ncessaires
linterprtation. Quelle tradition faut-il alors prfrer ? On ne peut conce-
voir que lapplication du droit ne soit pas uniforme, puisque le texte
sapplique lensemble du pays 5. En dautres termes, il est impossible de
recourir au droit civil au Qubec, et la common law dans les autres pro-
vinces. La question implique donc un choix judiciaire, que nous nous pro-
posons dvaluer au niveau de la Cour suprme du Canada.
Dans cette optique, la proprit intellectuelle constitue un trs bon
exemple. En effet, la matire est, de tout le droit fdral, celle qui pr-
sente le plus de points communs avec la proprit et les droits civils au
sens de la Constitution. Or, dans ce domaine, larticle 8.1 de la Loi
dinterprtation nous apprend que le droit civil et la common law font
pareillement autorit 6. Bien sr, les droits intellectuels sont dorigine f-
drale, ce qui les place en dehors du champ dapplication de cette disposi-
tion, qui ne concerne que le droit provincial. Mais lon peut au moins
sattendre ce que la Cour suprme soit attentive au respect des deux
traditions dans lhypothse dune divergence dans les trois volets princi-
paux de la proprit intellectuelle, soit le droit dauteur, les brevets et les
marques de commerce. Notre tude vise dmontrer que ce nest pas le
cas.
Demble, la lgislation canadienne est susceptible de nous aiguiller.
Et force est de constater que le terrain normatif est hostile au droit civil7.
Unique source du droit dauteur au Canada, la Loi sur le droit dauteur8
(ci-aprs LDA ) est historiquement base sur le Copyright Act du
Royaume-Uni, qui sappliquait au Canada avant 1921. La Loi sur les bre-
vets9 (ci-aprs LB ) tire quant elle son origine de la loi amricaine. En-
LexisNexis, 2009 la p 126, citant Jean-Marc Brisson, Limpact du Code civil du Qu-
bec sur le droit fdral : une problmatique (1992) 52 R du B 345).
5 Voir Loi dinterprtation, LRC 1985, c I-21, art 8(1).
6 Ibid art 8.1 : Le droit civil et la common law font pareillement autorit et sont tous
deux sources de droit en matire de proprit et de droits civils au Canada et, sil est
ncessaire de recourir des rgles, principes ou notions appartenant au domaine de la
proprit et des droits civils en vue dassurer lapplication dun texte dans une province,
il faut, sauf rgle de droit sy opposant, avoir recours aux rgles, principes et notions en
vigueur dans cette province au moment de lapplication du texte .
7 Sur cette question, voir Ysolde Gendreau, Surfacing: The Canadian Intellectual Pro-
perty Identity dans Ysolde Gendreau, dir, An Emerging Intellectual Property Para-
digm: Perspectives from Canada, Cheltenham (UK), Edward Elgar, 2008, 295 [Gen-
dreau, The Canadian IP Identity ].
8 LRC 1985, c C-42 [LDA].
9 LRC 1985, c P-4 [LB].
PROPRIT INTELLECTUELLE , COUR SUPRME DU CANADA ET DROIT CIVIL 385
fin, la Loi sur les marques de commerce10 (ci-aprs LMC ) est tellement
inspire des statutes anglo-amricains quon peut lui accorder sans aucun
doute ltiquette de la common law11. Nanmoins, dans chacun de ces
textes, le droit civil conserve une place part. La LDA reconnat ainsi les
droits moraux et les droits voisins, caractristiques des systmes de tradi-
tion civiliste12. En droit des brevets, la loi a abandonn le systme amri-
cain de first-to-invent au profit du first-to-file13. La LMC reconnat quant
elle le concept de concurrence dloyale14. Linfluence existe, mais elle est
mineure. Ce biais lgislatif, qui sajoute labsence de neutralit institu-
tionnelle15, laisse deviner que les juges pencheront naturellement du ct
de la common law. Mais jusqu quel point ?
Pour rpondre cette question, nous avons tudi lintgralit des ar-
rts rendus par la Cour suprme en proprit intellectuelle de 2000, an-
ne de la nomination de Beverley McLachlin au poste de juge en chef du
Canada, 2014. Neuf de ces arrts ont t soigneusement slectionns
pour leur intrt en droit compar, en particulier avec celui de la France,
notre point de rfrence europen. Une tude des ractions des juges des
tentatives, par des avocats, dimporter des notions continentales en droit
canadien a rvl une forte tendance de la Cour traiter ces concepts avec
10 LRC 1985, c T-13 [LMC].
11 Voir Gendreau, The Canadian IP Identity , supra note 7 la p 297.
12 LDA, supra note 8 art 14.1. En 1931, le Canada a t le premier pays de copyright im-
plmenter les droits moraux dans sa lgislation, mais la jurisprudence sy est trs peu
intresse, au contraire de la doctrine (voir Pierre-Emmanuel Moyse, Le droit moral
au Canada : facteur dides (2013) 25 : 1 CPI 141 aux pp 145, 147). La LDA ne fait pas
expressment mention du terme droit voisin . En revanche, la manire du Livre II
du CPI, la Partie II est depuis 1997 consacre aux droits des artistes-interprtes, des
producteurs denregistrements sonores et des radiodiffuseurs (voir Loi modifiant la Loi
sur le droit dauteur, LC 1997, c 24).
13 LB, supra note 9 art 28.1. En France, le monopole est traditionnellement accord la
personne qui a dpos le brevet en premier (first to file) (voir art 6116(2) CPI). Aux
tats-Unis, le droit de proprit industrielle appartenait jusquen 2013 linventeur en
mesure de prouver quil avait ralis linvention le premier (first to invent). Ce systme
favorisait trop lindustrie, car la preuve tait trs onreuse rapporter (voir Leahy-
Smith American Invents Act, Pub L No 11229, 3, 125 Stat 284 la p 285 (2011)). Le
Canada sest align sur les juridictions civilistes.
14 Voir Teresa Scassa, The Challenge of Trademark Law in Canadas Federal and Biju-
ral System dans Ysolde Gendreau, dir, An Emerging Intellectual Property Paradigm,
Cheltenham (UK), Edward Elgar, 2008, 3 la p 7.
15 La Cour Suprme du Canada nest pas une cour suprme continentale. Elle sen dis-
tingue de par sa comptence gnrale (de droit public et de droit priv), son pouvoir dis-
crtionnaire dentendre ou non les affaires, et sa manire de rdiger les jugements, plus
dtaille et personnalise que les cours suprmes continentales (voir H Patrick Glenn,
La Cour Suprme du Canada et la tradition du droit civil (2001) 80 R du B can 151
la p 153).
386 (2015) 60:3 MCGILL LAW JOURNAL REVUE DE DROIT DE MCGILL
mfiance. Ce constat tait trop intrigant pour sarrter en si bon chemin.
Nous devions trouver une explication, un dnominateur commun ces so-
lutions. Il faut pour cela poser une autre question, celle par laquelle on
tente de justifier le systme : pourquoi accorde-t-on des droits de proprit
intellectuelle (ci-aprs DPI )16 ?
Dans les juridictions de common law comme lAngleterre et les tats-
Unis, deux conceptions ont principalement prvalu : la philosophie liber-
tarienne de John Locke et lutilitarisme, dont John Stuart Mill est le pr-
curseur. Selon Locke, les DPI sont des droits naturels accords en rcom-
pense dun dur labeur17. Les auteurs, les inventeurs et les titulaires de
marques de commerce sapproprient le droit exclusif ds lors quils four-
nissent un travail suffisant. Selon Mill, la fonction des droits nest
quutilitaire. Loctroi du monopole ne vise qu encourager linnovation, la
cration ou le commerce18. Cette approche conomique repose sur
lhypothse que sans protection du droit, le nombre de crations intellec-
tuelles serait trop faible pour permettre le dveloppement de la science, de
la culture, de lducation ou de la concurrence. Dans ce modle, le libre
usage est la rgle; les DPI ne sont accords que par exception, et ce, dans
les limites de leur utilit socio-conomique. Cela explique quil soit nces-
saire de restreindre les droits exclusifs en fonction dintrts divergents.
Ainsi, en common law, lobjectif de la proprit intellectuelle devient
dtablir un quilibre entre la rcompense accorde aux titulaires et
dautres intrts contradictoires, comme ceux du public.
linverse, les pays civilistes comme la France et lAllemagne ont da-
vantage t influencs par la thorie hglienne de la personne19. Selon la
vision continentale, les titulaires de DPI ont un droit naturel la protec-
tion, car ils sont lorigine de luvre, de linvention ou du signe. Autre-
16 Pour un rsum de six diffrentes approches justifiant la proprit intellectuelle, voir
David B Resnik, A Pluralistic Account of Intellectual Property , (2003) 46 : 4 J Bus
Ethics 319 la p 322 et s.
17 Locke part de la proposition que chacun a un droit sur sa personne pour en dduire que
chacun a droit sur le travail de son corps ainsi que la chose laquelle il a incorpor son
travail : every man has a property in his own person : this no body has any right to but
himself. The labour of his body and the work of his hands, we may say, are properly
his (John Locke, Second Treatise of Government, par C B Macpherson, Indianapolis,
Hackett, 1980 au para 27).
18 Voir John S Mill, Utilitarianism, [1861] Hackett, Indianopolis, 1979 tel que cit par
Resnik, supra note 16 aux pp 323-24.
19 Voir gnralement Georg W F Hegel, Elements of the Philosophy of Right, traduit par H
B Nisbet, Cambridge, Cambridge University Press, 2006 aux para 4145. Les travaux
de Kant ne doivent pas non plus tre oublis. La thorie utilitariste a galement eu ses
supporteurs dans certaines juridictions de droit civil (voir Alain Strowel, Droit dauteur
et copyright : divergences et convergences. tude de droit compar, Bruxelles et Paris :
Bruylant et LGDJ, 1993 au para 143).
PROPRIT INTELLECTUELLE , COUR SUPRME DU CANADA ET DROIT CIVIL 387
ment dit, les droits sont intrinsquement lis la personne cratrice.
Alors que cest le travail qui constitue le mcanisme dappropriation chez
Locke, la primeur est ici accorde au premier occupant. En outre, le droit
exclusif nest plus vu comme une exception : il est plutt un amnagement
lgislatif du droit naturel. En consquence, les intrts de lauteur, de
linventeur ou du titulaire de la marque sont mis sur le devant de la
scne. Lide dquilibre avec lintrt du public nest pas totalement ab-
sente du dbat, mais la balance a tendance pencher du ct de la per-
sonne que lon cherche protger. Les lois rvolutionnaires franaises,
anctres des systmes civilistes modernes, ont t particulirement rcep-
tives ces arguments moraux. La preuve en est quaujourdhui encore, on
se souvient avec admiration de Victor Hugo et de Charles Baudelaire en
France, et dHenry Ford aux tats-Unis.
un degr plus ou moins variable, la tension philosophique est pr-
sente dans chaque champ de la proprit intellectuelle. Au Canada, la lec-
ture de la LDA, de la LB et de la LMC est peu instructive. Cest donc dans
la jurisprudence quil faut chercher une explication notre constat initial.
Nous soutenons que la prfrence accorde aux solutions issues de la
common law sexplique par ladhsion de la Cour suprme aux thories
anglaises sur la justification de la proprit intellectuelle, en particulier
lutilitarisme. Lobjet de nos investigations porte non seulement sur le
traitement des concepts civilistes lorsque la Cour se prononce sur une
question de proprit intellectuelle, mais aussi sur son mode de pense
dun point de vue thorique. La discussion commence par le droit
dauteur, qui fait lobjet dune fascinante opposition entre le copyright an-
glo-amricain et le droit dauteur du modle franais (I). Elle se poursuit
naturellement en droit des brevets, o lutilitarisme a prsance dans les
deux systmes (II). Dans les deux cas, lidentification dune tendance
passe ncessairement par la mthode chronologique. Enfin, la question
des marques de commerce est particulire, car seulement un arrt se
prte une comparaison en termes de hirarchie des valeurs nous per-
mettant de donner une nationalit au raisonnement de la Cour (III).
I. Droit dauteur : le divorce est consomm
Les diffrences entre le droit civil et la common law sont les plus vi-
sibles sur le terrain du droit dauteur. Traditionnellement le droit
dauteur civiliste soppose au copyright du modle anglo-amricain. On re-
trouve ainsi un droit qui se pense, dun ct, par rfrence lauteur,
la personne cratrice, de lautre, par rfrence lexemplaire de luvre,
au produit de la cration que lon prserve contre la copie 20. Bien que le
20 Strowel, supra note 19 au para 14.
388 (2015) 60:3 MCGILL LAW JOURNAL REVUE DE DROIT DE MCGILL
Canada soit gnralement considr comme un pays de copyright, ni le l-
gislateur ni le gouvernement nont jamais dfini avec prcision lobjectif
de la LDA21. Au cours des dernires annes, la Cour suprme a combl
cette lacune politique en donnant la priorit aux solutions issues de la
common law. Ds 2009, Daniel Gervais identifiait une trilogie darrts
ayant consacr un droit dauteur canadien calqu sur la philosophie anglo-
saxonne22. Nous complterons cette trilogie tout en y ajoutant des l-
ments de comparaison avec le droit franais.
Dans larrt Thberge c. Galerie dArt du Petit Champlain inc23, la
Cour a donn le ton des dcisions futures en effectuant un choix dcisif en
faveur de la common law (A). Dans les annes qui suivirent, Thberge a
t confirm de nombreuses reprises. Par exemple, laffaire Desputeaux
c. ditions Chouette24, non incluse dans la trilogie de Gervais, constitue un
rejet explicite de la thorie de la personne (B)25. Le critre doriginalit de
CCH Canadienne Lte c. Barreau du Haut-Canada26 a lui aussi t guid
par lutilitarisme et la volont de protger les intrts dindividus particu-
liers (C). Enfin, lanalyse dEuro-Excellence Inc. c. Kraft Canada Inc27 vi-
sera dmontrer que les notions continentales peuvent difficilement se
dvelopper dans un contexte philosophique hostile au droit civil (D).
A. Linterprtation du droit de reproduction et le rejet du droit de
destination : Thberge c. Galerie dArt du Petit Champlain
Larrt Thberge illustre le mieux le choix de la Cour suprme en fa-
veur de la common law. La fracture ne peut que sauter aux yeux du lec-
teur : lopinion des trois juges qubcois, dissidents, sest heurte de plein
fouet celle des quatre juges provenant de provinces de common law de la
Cour28.
21 Voir Daniel J Gervais, A Canadian Copyright Narrative (2009) 11 : 5/6 J World
IP 432 aux pp 44042 [Gervais, Copyright Narrative ].
22 Ibid.
23 2002 CSC 34, [2002] 2 RCS 336 [Thberge].
24 2003 CSC 17, [2003] 1 RCS 178 [Chouette].
25 Dans sa trilogie de 2009, Gervais avait inclus larrt Socit canadienne des auteurs,
compositeurs et diteurs de musique c Assoc. canadienne des fournisseurs Internet (2004
CSC 45, [2004] 2 RCS 427). Nous avons considr que larrt Chouette tait beaucoup
plus intressant pour les comparatistes.
26 2004 CSC 13, [2004] 1 RCS 339 [CCH].
27 2007 CSC 37, [2007] 3 RCS 20 [Kraft CSC].
28 La majorit est compose des juges Binnie, McLachlin, Iacobucci et Major. Les juges
Gonthier, LHeureux-Dub et LeBel sont dissidents.
PROPRIT INTELLECTUELLE , COUR SUPRME DU CANADA ET DROIT CIVIL 389
Il tait question d entoilage , un procd chimique qui consiste d-
tacher lencre dune affiche pour reproduire une peinture dans le but de la
transfrer sur une toile. Comme lopration dtruit laffiche, le nombre de
copies naugmente pas. Claude Thberge est un clbre peintre qui a cd
un diteur le droit de publier des affiches reprsentant certaines de ses
uvres. Trois galeries dart ont achet ces reproductions et les ont entoi-
les des fins de revente. Sopposant cette pratique, lartiste intente
un recours en injonction, reddition de comptes et dommages-intrts de-
vant la Cour suprieure du Qubec. Il demande galement la saisie avant
jugement des affiches, qui ne peut tre obtenue que sil y a reproduction
de luvre au sens du paragraphe 3(1) de la LDA29. Thberge est dbout
en premire instance, mais obtient gain de cause devant la Cour dappel
du Qubec. Les galeries dart se pourvoient devant la Cour suprme, qui
doit maintenant dterminer si l entoilage des affiches constitue un acte
de contrefaon.
Parmi les droits exclusifs noncs au paragraphe 3(1) de la LDA, le
droit de produire ou reproduire la totalit ou une partie importante de
luvre, sous une forme matrielle quelconque constitue le principal
avantage conomique confr lauteur30. Ce droit de reproduction est
tout aussi essentiel dans les pays de droit dauteur, qui reconnaissent une
telle prrogative dans leurs lgislations31. Toutefois, la notion est perue
diffremment dans les deux systmes : interprte largement chez les ci-
vilistes, elle est comprise plus strictement en terres de common law. Voil
lopposition cl entre les juges Binnie et Gonthier, porte-paroles de leurs
traditions respectives32.
Pour le juge Binnie, majoritaire, il ne peut y avoir de reproduction
sans multiplication du nombre de copies. Cette interprtation dcoule de
29 LDA, supra note 8 art 3(1) : Le droit dauteur sur luvre comporte le droit exclusif de
produire ou reproduire la totalit ou une partie importante de luvre, sous une forme
matrielle quelconque, den excuter ou den reprsenter la totalit ou une partie impor-
tante en public et, si luvre nest pas publie, den publier la totalit ou une partie im-
portante .
30 Voir Thberge, supra note 23 au para 12.
31 Voir art L1223 CPI.
32 Le juge Binnie est titulaire dun LL.B. et dun LL.M. de lUniversit de Cambridge, dun
LL.B. de lUniversit de Toronto et est membre des barreaux de lAngleterre, de
lOntario et du territoire du Yukon (voir Lhonorable William Ian Corneil Binnie (4
novembre 2011), en ligne : Cour suprme du Canada
juge Gonthier
tait titulaire dun B.C.L. et dun LL.D. de lUniversit McGill, dun D.H.C. de
lUniversit de Montral et dun DU de lUniversit dOttawa. Il tait membre du Bar-
reau du Qubec et a sig la Cour Suprieure du Qubec ainsi qu la Cour dappel du
Qubec (voir Lhonorable Charles Doherty Gonthier (17 juillet 2009), en ligne :
390 (2015) 60:3 MCGILL LAW JOURNAL REVUE DE DROIT DE MCGILL
la porte historique de la notion, dfinie comme laction de produire des
copies supplmentaires ou nouvelles de luvre sous une forme matrielle
quelconque [soulignements dans loriginal]33. Le jugement de la majorit
est fortement inspir de dcisions anglaises ayant assimil le droit de re-
production un droit de copie 34. Or, les faits nous apprennent que l
o on avait une seule affiche au dpart, on a toujours une seule affiche 35.
Les galeries dart ne reproduisent donc pas luvre de Thberge36.
Cest cette philosophie de common law que rpond le juge Gonthier,
civiliste. Il soutient dabord que le sens ordinaire du mot reproduire
nimplique pas ncessairement laugmentation dexemplaires de luvre37.
Ainsi, la reproduction doit tre dfinie comme la fixation matrielle ult-
rieure et non originale dune premire fixation matrielle originale 38. Il
poursuit : ce que lon compte afin de dterminer sil y a eu reproduction,
ce nest pas le nombre total de copies de luvre en existence suite la
rematrialisation, mais bien le nombre de matrialisations survenues
dans le temps 39. Selon cette dfinition, l entoilage constitue bien une
violation de la LDA, les galeries faisant en quelque sorte natre luvre
une seconde fois 40.
Ce critre de la fixation matrielle ne peut chapper au parallle avec
les systmes continentaux, notamment la France que lon citera en
exemple. En effet, larticle L122-3 du Code de la proprit intellectuelle (ci-
aprs CPI ) dfinit la reproduction comme la fixation matrielle de
luvre par tous procds qui permettent de la communiquer au public
dune manire indirecte 41. Il nest donc pas tonnant que lopinion du
juge Gonthier ait sduit le spcialiste Andr Lucas, qui soutient quune
interprtation librale simposerait certainement en droit franais42. Nous
partageons cet avis. Le problme de lentoilage nest jamais parvenu de-
vant les tribunaux franais, mais il nous semble que la rponse se situe-
rait dans la ligne des arrts et jugements nonant que le transfert sur
33 Voir Thberge, supra note 23 au para 42.
34 Voir ibid aux para 42, 44.
35 Voir ibid au para 38.
36 Voir ibid au para 2.
37 Ibid au para 138.
38 Ibid au para 147.
39 Ibid au para 149.
40 Ibid au para 146.
41 Art L22-3 CPI.
42 Voir Andr Lucas et Pierre Sirinelli, Chroniques. Droit dauteur et droits voisins
(2002) 4 Proprits intellectuelles 53 la p 54.
PROPRIT INTELLECTUELLE , COUR SUPRME DU CANADA ET DROIT CIVIL 391
un nouveau support constitue bien une reproduction43. Voil donc un bel
exemple des liens entre les penses qubcoise et franaise, que la rgle
de la majorit de la Cour suprme balaye dun revers de main. Cest bien
la dcision du juge Binnie, sans aucun doute dicte par lutilitarisme, qui
fait dsormais autorit :
La Loi est gnralement prsente comme tablissant un quilibre
entre, dune part, la promotion, dans lintrt du public, de la cra-
tion et de la diffusion des uvres artistiques et intellectuelles et,
dautre part, lobtention dune juste rcompense pour le crateur (ou,
plus prcisment, lassurance que personne dautre que le crateur
ne pourra sapproprier les bnfices qui pourraient tre gnrs) […].
On atteint le juste quilibre entre les objectifs de politique gnrale,
dont ceux qui prcdent, non seulement en reconnaissant les droits
du crateur, mais aussi en accordant limportance quil convient la
nature limite de ces droits. Dun point de vue grossirement cono-
mique, il serait tout aussi inefficace de trop rtribuer les artistes et
les auteurs pour le droit de reproduction quil serait nuisible de ne
pas les rtribuer suffisamment. Une fois quune copie autorise
dune uvre est vendue un membre du public, il appartient gn-
ralement lacheteur, et non lauteur, de dcider du sort de celle-ci.
Un contrle excessif de la part des titulaires du droit dauteur et
dautres formes de proprit intellectuelle pourrait restreindre in-
dment la capacit du domaine public dintgrer et dembellir
linnovation crative dans lintrt long terme de lensemble de la
socit, ou crer des obstacles dordre pratique son utilisation lgi-
time. Ce risque fait dailleurs lobjet dune attention particulire par
linclusion, aux art. 29 32.2, dexceptions la violation du droit
dauteur. Ces exceptions visent protger le domaine public par des
moyens traditionnels, comme lutilisation quitable dune uvre aux
fins de critique ou de compte rendu, ou ajouter de nouvelles protec-
tions, adaptes aux nouvelles technologies, telles que la reproduction
limite dun programme dordinateur et l enregistrement ph-
mre de prestations excutes en direct.
La prsente affaire dmontre le conflit conomique fondamental
entre le titulaire du droit dauteur sur une uvre et le propritaire
du bien matriel qui incorpore les expressions protges par le droit
dauteur [notre soulignement]44.
Ces mots donnent un avant-got des dcisions futures. Sans les nommer,
le juge Binnie se rfre aux autres formes de proprit intellectuelle
43 Voir, sagissant de la reproduction dune photographie sous la forme dun tableau, Trib
gr inst Paris, 3e Ch, 26 fvrier 1969, (1970) 4 JCP 96; de lutilisation dun dessin pour
fabriquer un puzzle pour enfants, Trib corr Seine, 28 fvrier 1867, (1867) 13 Ann pr ind
art & lit 61; de ldition dun chapitre dun livre dans un journal, Trib gr inst Paris, 18
janvier 1989, (mars 1989) Cahiers du droit dauteur 16.
44 Thberge, supra note 23 aux para 3034.
392 (2015) 60:3 MCGILL LAW JOURNAL REVUE DE DROIT DE MCGILL
pour lesquelles la mme philosophie doit tre adopte. En ce qui concerne
le droit dauteur, le droit canadien sharmonise dsormais avec la pense
amricaine, en particulier larticle I, section 8, clause 8 de la Constitution
des tats-Unis, qui donne au Congrs le pouvoir de promouvoir le pro-
grs de la science et des arts utiles, en assurant pour un temps limit aux
auteurs et inventeurs le droit exclusif leurs crits et dcouvertes respec-
tifs [notre traduction]45.
On peut rsumer les choses ainsi : la LDA a dsormais pour principal
objet dencourager la cration, cest–dire la prsence duvres sur le
march. Les prrogatives de lauteur doivent imprativement tre limi-
tes dans le but de permettre au public daccder aux crations. En
dautres termes, il est ncessaire de protger les droits des utilisateurs,
comme les galeries dart ayant achet les affiches, au mme titre que ceux
de lartiste. Guid par lintention du lgislateur, le juge Binnie conclut que
les intrts du propritaire des affiches doivent lemporter. Au contraire,
le juge Gonthier met les intrts de lauteur en avant puisque dans la tra-
dition civiliste, la loi est une institution organisant avant tout la protec-
tion de lauteur. Ainsi, le juriste civiliste voit dans lopinion du juge Binnie
une interprtation stricte, qui rduit injustement le monopole de lartiste.
Le common lawyer y voit simplement le moyen de parvenir lobjectif in-
diqu par le Parlement. Les auteurs de cet article nont pas chapp ce
dsaccord sur la hirarchie des valeurs.
Aussitt que la Cour suprme a consacr lutilitarisme, la place du
droit civil est devenue trs limite dans lordre juridique canadien. Le re-
jet du droit de destination, bien connu des europens, en est la preuve.
Cette thorie jurisprudentielle dorigine franco-belge consiste confrer
lauteur le pouvoir de contrler lusage matriel des copies autorises de
son oeuvre, ce qui aurait pu justifier la solution de la Cour dappel dans
laffaire Thberge46. Mais tout comme le CPI, la LDA ne prvoit pas cette
possibilit. Au Canada, le contrle des usages ultrieurs des copies autori-
ses nest prvu que dans deux dispositions spciales, dinterprtation
stricte, relatives aux enregistrements sonores et aux programmes
dordinateur47. Pour ce motif, la Cour suprme refuse daugmenter les pr-
rogatives de lauteur : une fois quune copie autorise dune uvre est
vendue un membre du public, il appartient gnralement lacheteur,
et non lauteur, de dcider du sort de celle-ci 48. Comme lcrivent Mi-
chel Vivant et Jean-Michel Bruguire, [l]a doctrine du droit de destina-
45 US Const art I, 8, cl 8.
46 Voir ibid au para 63.
47 Voir ibid au para 65, citant LDA supra note 8 aux art 3(1)(h), 15(1).
48 Voir ibid au para 31.
PROPRIT INTELLECTUELLE , COUR SUPRME DU CANADA ET DROIT CIVIL 393
tion sinscrit parfaitement dans un systme o lon entend dfendre les
auteurs face aux exploitants et o lon retient une conception extensive du
droit de reproduction 49. Or, le double objectif impos par le juge Binnie
requiert de limiter les droits de lartiste. Seule la reconnaissance dun
droit dauteur personnaliste, sur le modle civiliste, aurait pu justifier la
transposition du droit de destination au Canada50. Comme nous allons le
voir, larrt Chouette en a justement sonn le glas.
B. La conscration de larbitrabilit du droit moral : Desputeaux c. ditions
Chouette
Un an aprs Thberge, la Cour suprme est saisie dun nouvel appel
provenant du Qubec. Le jugement intrigue, car il est crit de la main du
juge LeBel, form dans la tradition civiliste51. Le rsultat est pourtant le
mme : de nouveau, la vision personnaliste franco-allemande est carte.
Les faits sont les suivants. Hlne Desputeaux et Christine LHeureux
sassocient pour la rdaction et lillustration dun livre pour enfant dit
par les ditions Chouette, dont LHeureux est dirigeante et actionnaire
majoritaire52. En 1993, les parties cdent par licence lexploitation du per-
sonnage principal lditeur. Aux termes du contrat, Desputeaux et
LHeureux renoncent leur droit moral et autorisent lditeur concder
des sous-licences sans
linterprtation et
lapplication de la convention sont incertaines. Lditeur cherche alors
faire reconnatre judiciairement son droit de reproduction de luvre53.
Malgr labsence de toute clause darbitrage, Desputeaux demande la
Cour suprieure que le litige soit tranch par un arbitre en vertu de la loi
qubcoise54. Le tribunal accepte la requte. Larbitre lu par les parties
49 Michel Vivant et Jean-Michel Bruguire, Droit dauteur, Paris, Dalloz, 2009 au pa-
leur autorisation. Mais
ra 495.
50 En ralit, le droit de destination est contest jusque dans ses pays dorigine. Incerti-
tude et fragilit de ses fondements juridiques, efficacit limite, les critiques ne man-
quent pas. Peu importe la conception philosophique choisie, il nous parait irraliste
dimporter une doctrine aussi controverse.
51 On nuancera cette affirmation. Certes, lhonorable Louis LeBel est titulaire dun di-
plme dtudes suprieures en droit priv de lUniversit Laval, mais galement dune
matrise en droit de lUniversit de Toronto. Il est toutefois membre du Barreau du
Qubec et a sig, jusquen 2000, la Cour dappel du Qubec (voir Lhonorable Louis
LeBel (1er dcembre 2014), en ligne : Cour suprme du Canada
52 Chouette, supra note 24 au para 2.
53 Ibid aux para 46.
54 Voir Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des mtiers dart et de la
littrature et sur leurs contrats avec les diffuseurs, LRQ, c S-32.01. Cest larticle 37 de
cette loi qui tait invoqu : [s]auf renonciation expresse, tout diffrend sur
linterprtation du contrat est soumis, la demande dune partie, un arbitre .
394 (2015) 60:3 MCGILL LAW JOURNAL REVUE DE DROIT DE MCGILL
dsigne LHeureux et Desputeaux comme co-auteures du livre, qualifi
duvre en collaboration au sens de larticle 2 de la LDA. Par la suite, la
Cour suprieure rejette une demande en annulation de la sentence inten-
te par Desputeaux. La Cour dappel du Qubec, quant elle, fait droit au
pourvoi. Elle nonce quen vertu de larticle 2639 du C.c.Q.55, la paternit
du droit dauteur chappe la comptence arbitrale, car elle constitue
un droit moral se rattachant sa personnalit 56.
notre avis, la dcision de la Cour dappel du Qubec sinspire direc-
tement de la thorie hglienne. Ce droit dauteur personnaliste a
merg dans la tradition civiliste, alors que la common law a prfr as-
similer le copyright la notion plus conomique de monopole. Luvre est
vue comme le prolongement de la personne de lauteur; en consquence,
les ides et les droits ne peuvent tre dissocis de la personne qui les pro-
duit57. Bertauld, minent civiliste, crivait : [l]a contrefaon […] nest pas
une atteinte aux biens des auteurs, leur patrimoine; elle est une atteinte
leur personne, leur libert; elle nest pas un vol, elle est une vio-
lence 58. Aujourdhui, la lgislation franaise porte encore lempreinte de
cette philosophie59. Par exemple, larticle L121-1 du CPI nonce que le
droit la paternit est un droit attach la personne . Quant la LDA,
elle se contente de dclarer le droit moral incessible sans expressment
consacrer un droit de la personnalit inalinable. La Cour suprme doit
donc faire face lpineuse question de la nature du droit. Si le droit la
paternit est un droit de la personnalit comme en France, larticle 2639
du C.c.Q. impose de soustraire la matire larbitrage. Sil est de nature
conomique comme le veut la common law, la sentence doit tre mainte-
nue.
En lespce, le juge LeBel donne un vritable coup de poignard la vi-
sion personnaliste. Citant larrt Thberge, il rappelle que bien que la
LDA reconnaisse la fois les droits conomiques et moraux de lauteur,
55 Voir art 2639 CcQ : [n]e peut tre soumis larbitrage, le diffrend portant sur ltat et
la capacit des personnes, sur les matires familiales ou sur les autres questions qui in-
tressent lordre public […] .
56 Chouette, supra note 24 aux para 14, 49.
57 Voir Pierre-Emmanuel Moyse, La nature du droit dauteur : droit de proprit ou mo-
nopole ? (1998) 43 RD McGill 507 la p 521 [Moyse, La nature du droit dauteur ].
58 A Bertauld, Questions pratiques et doctrinales de Code Napolon, vol I, Paris, Cosse,
Marchal et Cie, 1867, au para 214 et s, tel que cit dans Paul Roubier, Droits intellec-
tuels ou droits de clientle , (1935) RTD civ 251 la p 272.
59 En droit franais, les droits dauteurs naissent toujours sur la tte du salari mme si
luvre a t ralise dans le cadre du contrat de travail sous les instructions de
lemployeur. Au Canada, le paragraphe 13(3) de la LDA, supra note 8 dsigne
lemployeur comme premier titulaire du droit dauteur.
PROPRIT INTELLECTUELLE , COUR SUPRME DU CANADA ET DROIT CIVIL 395
les aspects conomiques demeurent les plus importants60. Il est vrai que
juste aprs avoir dclar le droit moral incessible, le paragraphe 14.1(2)
prcise quils sont susceptibles de renonciation. De plus, la loi est une
institution destine organiser la gestion conomique de la proprit in-
tellectuelle 61. Enfin, [d]ans le cadre de la lgislation canadienne sur le
droit dauteur, bien que luvre constitue une manifestation de la per-
sonnalit de lauteur, on se trouve fort loin des questions relatives ltat
et la capacit des personnes et aux matires familiales au sens de
larticle 2639 C.c.Q 62.
La formule manifestation de la personnalit de lauteur est intres-
sante, car elle est inspire du droit franais. Nous y reviendrons. Pour le
reste, il nous semble que la solution serait contraire en France.
Larticle 2639 du C.c.Q. trouve son quivalent larticle 2060 du Code
Civil, qui exclut du champ de larbitrage les questions relatives ltat et
la capacit des personnes. Cependant, la jurisprudence na pas dfiniti-
vement tranch la question de larbitrabilit du droit moral. Il faut donc
se tourner vers la doctrine. Certains auteurs plaident pour le caractre
inalinable du droit la paternit, et donc pour sa soustraction
larbitrage63. Cette vision est classiquement civiliste. Dautres, plus lib-
raux, envisagent quil soit au moins possible darbitrer les consquences
de la violation ainsi que la procdure de saisie-contrefaon64. Dans les
deux cas, le caractre arbitrable des diffrends portant sur la paternit est
plus difficilement reconnu en France quau Canada, o il ne fait dsor-
mais aucun doute que laction en contrefaon ou en violation du droit mo-
ral peut tre soumise larbitrage, comme aux tats-Unis65.
Tout nest pourtant pas ngatif pour la tradition civiliste. Chose assez
rare pour tre remarque, la Cour sest inspire du droit franais pour r-
pondre la question de savoir si le litige pouvait tre exclu de larbitrage
60 Chouette, supra note 24 au para 57.
61 Ibid.
62 Ibid au para 58.
63 Voir Bernard Hanotiau, Larbitrabilit des litiges de proprit intellectuelle dans
Jacques de Werra, dir, La rsolution des litiges de proprit intellectuelle, Bruxelles, Pa-
ris et Genve : Bruylant, LGDJ et Schulthess, 2010 la p 167; Jean-Baptiste Racine,
Larbitrage commercial international et lordre public, LGDJ, 1999 au para 98.
64 Voir Bruno Oppetit, Larbitrabilit des litiges de droit dauteur , colloque prsent
lInstitut de recherche en proprit intellectuelle Henri-Dubois, Paris, 26 janvier 1994,
Arbitrage et proprit intellectuelle, Paris, Librairies Techniques, 1994 121 aux pp 129
32; Vivant et Bruguire, supra note 49 au para 1146.
65 La jurisprudence amricaine est plus librale que la jusrisprudence franaise (voir par
ex Saturday Evening Post Co v Rumbleseat Press, Inc, 816 F (2d) 1191 (7e Cir 1987) aux
para 1519.
396 (2015) 60:3 MCGILL LAW JOURNAL REVUE DE DROIT DE MCGILL
en tant que matire intressant lordre public66. En France, la Cour de
cassation a nonc que les tribunaux judiciaires saisis dun recours en an-
nulation dune sentence arbitrale pour violation de lordre public doivent
se limiter au contrle de la solution donne au litige67. En dautres termes,
le seul examen de dispositions dordre public par larbitre ne suffit pas :
pour que la dcision soit annule, les motifs de la sentence arbitrale doi-
vent tre contraires ces principes. Dans larrt Chouette, le juge LeBel
applique cette solution, au motif que le Qubec est une juridiction ana-
logue la France en matire darbitrage68. Ce rapprochement est un aveu.
Dans le domaine de larbitrage, le juge LeBel na aucune hsitation rap-
procher la France et le Qubec. En droit dauteur, cependant, un tel rap-
prochement semble dsormais impossible, car la Cour suprme donne
prsance la common law. Il arrive toutefois que les deux visions abou-
tissent des rsultats fonctionnellement quivalents : cest le cas du cri-
tre doriginalit tel que dfini dans larrt CCH.
C. Le critre doriginalit : CCH Canadienne Lte c. Barreau du Haut-
Canada
Condition fondamentale du droit dauteur, loriginalit nest pas dfi-
nie par la loi69. Face au silence du lgislateur, la Cour suprme a d choi-
sir, dans larrt CCH, entre deux interprtations de nationalit diff-
rente : lune guide par la thorie du travail, lautre par la thorie de la
personne70.
Laffaire opposait des diteurs juridiques au Barreau de lOntario,
dont la Grande bibliothque fournissait ses membres un service de pho-
tocopie douvrages juridiques. Les copies pouvaient tre imprimes sur
place ou envoyes par courriel. En 1993, les diteurs intentent une action
66 Voir Chouette, supra note 24 au para 54.
67 Voir cass civ 2e, 3 mai 2001, no99-14.3254, (2001) 4 Rev arb 805 [non publie] :
[e]t attendu que la cour dappel, aprs avoir relev bon droit que,
sagissant dun recours en annulation fond sur larticle 1484-6 du nouveau
Code de procdure civile, le contrle exerc par elle ne portait que sur la solu-
tion donne au litige . Le principe dordre public tait, en lespce, le principe
dunicit du patrimoine.
68 Chouette, supra note 24 au para 54.
69 La LDA, supra note 8, ne fait mention de loriginalit qu loccasion de son para-
graphe 5(1), qui dispose que le droit dauteur existe au Canada […] sur toute uvre lit-
traire, dramatique, musicale ou artistique originale .
70 Voir en droit compar Jane C Ginsburg, The Concept of Authorship in Comparative
Copyright Law , (2003) 52 : 4 DePaul L Rev 1063 aux pp 1069, 1080; Nicolas Berthold,
Lharmonisation de la notion doriginalit en droit dauteur , JWorld IP (2013) 16 : 1/2
la p 59.
PROPRIT INTELLECTUELLE , COUR SUPRME DU CANADA ET DROIT CIVIL 397
en contrefaon contre le Barreau. Lenjeu est de dterminer si les photo-
copies de dcisions judiciaires, darticles de doctrine et de chapitres de
manuels juridiques constituent des uvres originales susceptibles dtre
protges, et le cas chant, si le Barreau viole le droit dauteur sur ces
uvres. La Cour suprme conclut que la plupart des ouvrages sont des
uvres originales, mais carte la violation du droit dauteur, car
lutilisation des uvres est quitable au sens de larticle 29 de la LDA.
Nous avons cart ce dernier aspect pour nous concentrer sur la question
de loriginalit71.
En common law, luvre est originale ds lors quelle est plus que la
copie dune autre72. Ainsi, conformment la thorie lockenne, on ac-
corde la protection aux crateurs qui, du fait de leur effort ou leur labeur,
lont mrite73. Cette doctrine du sweat of the brow est encore vivante
dans plusieurs juridictions telles que lAngleterre et lAustralie74. Elle
sexplique par la volont dencourager la diffusion du plus grand nombre
possible duvres sur le march75. De manire intressante, la Cour su-
prme des tats-Unis lui a tourn le dos pour se rapprocher des systmes
continentaux. Ainsi, dans larrt Feist, elle a exig un degr minimal de
crativit pour que luvre soit protgeable76. Cette tincelle de crativit
est galement une condition en France, o les tribunaux sont encore plus
stricts77.
Au Canada, dans larrt Tele-Direct, on avait refus daccorder la pro-
tection du droit dauteur une compilation au motif que luvre navait
71 On retiendra seulement que la Cour a interprt largement la notion d utilisation
quitable dans le but de ne pas restreindre indment les droits des utilisateurs. Nous
avons renonc inclure le fair dealing dans notre analyse parce que le concept peut
difficilement tre compar avec le droit franais, bien que certains sy soient risqu (voir
par ex Andr Lucas et Pierre Sirinelli, Droit dauteur et droits voisins , Proprits In-
tellectuelles no11 (2004) la p 641 [Lucas et Sirinelli, Droit dauteur ].
72 Voir University of London Press v University Tutorial Press, Ltd, [1916] 2 Ch 601 aux
pp 608609, disponible sur WL UK [London Press]: [t]he Act does not require that the
expression must be in an original or novel form, but that the work must not be copied
from another work that it should originate from the author .
73 Voir CCH, supra note 26 au para 15.
74 Voir en Angleterre London Press, supra note 72 la p 609. En Australie, voir Telstra
Corp Ltd v Desktop Marketing Systems Pty Ltd, [2002] FCAFC 112 au para 191.
75 Strowel, supra note 19 au para 336.
76 Feist Publications v Rural Telephone Service Co, 499 US 340 aux para 23 (1991), 111 S
Ct 1282. Voir sur cet arrt, Strowel, supra note 19 aux para 342 et s.
77 Cass civ 1re, 20 octobre 2001, no10-21.251 [non publie]. La Cour de Cassation a refus
daccorder la protection du droit dauteur la photographie reprsentant deux rougets
dans une assiette fond jaune au motif que celle-ci ne rvlait, dans les diffrents
lments qui la composent, aucune recherche esthtique et esthtique et quelle consti-
tuait une simple prestation de services techniques ne traduisant quun savoir-faire .
398 (2015) 60:3 MCGILL LAW JOURNAL REVUE DE DROIT DE MCGILL
pas fait lobjet dun effort cratif suffisant78. Il sagissait dun retour une
conception personnaliste inspire par larrt Feist et les systmes conti-
nentaux79. Dans laffaire CCH, le juge de premire instance avait conclu
labsence doriginalit en suivant ce raisonnement. La Cour suprme est
toutefois venue changer la donne :
Jarrive la conclusion que la juste interprtation se situe entre ces
deux extrmes. Pour tre originale au sens de la Loi sur le droit
dauteur, une uvre doit tre davantage quune copie dune autre
uvre. Point nest besoin toutefois quelle soit crative, cest–dire
novatrice ou unique. Llment essentiel la protection de
lexpression dune ide par le droit dauteur est lexercice du talent et
du jugement. Jentends par talent le recours aux connaissances per-
sonnelles, une aptitude acquise ou une comptence issue de
lexprience pour produire luvre. Jentends par jugement la facult
de discernement ou la capacit de se faire une opinion ou de procder
une valuation en comparant diffrentes options possibles pour
produire luvre. Cet exercice du talent et du jugement implique n-
cessairement un effort intellectuel. Lexercice du talent et du juge-
ment que requiert la production de luvre ne doit pas tre ngli-
geable au point de pouvoir tre assimil une entreprise purement
mcanique. Par exemple, tout talent ou jugement que pourrait re-
qurir la seule modification de la police de caractres dune uvre
pour en crer une autre serait trop ngligeable pour justifier la
protection que le droit dauteur accorde une uvre originale 80.
Dans le cas des sommaires, les choix des lments prcis de la dcision
ainsi que de lordonnancement supposent lexercice du talent et du juge-
ment81. Il en est de mme pour les rsums jurisprudentiels82. Quant
lindex analytique, qui contient une liste de dcisions incluant un bref r-
sum de chacune dentre elles, son auteur a d effectuer un tri initial, d-
gager lessence des dcisions et les attribuer chacune des rubriques83.
Enfin, les compilations de jugements sont originales du fait de leur agen-
cement par leur auteur84.
la solution amricaine et la solution civiliste :
Selon Daniel Gervais, cette solution serait fonctionnellement identique
78 Tele-Direct (Publications) Inc v American Business Information, Inc, [1998] 2 CF 22 au
para 31, 154 DLR (4e) 328.Voir aussi la dcision de la Cour fdrale, Tele-Direct (Publi-
cations) Inc v American Business Information, Inc (1996), 113 FTR 123, 74 CPR (3e) 72.
79 Voir Moyse, La nature du droit dauteur , supra note 57 la p 559.
80 CCH, supra note 26 au para 16.
81 Ibid au para 30.
82 Ibid au para 31.
83 Ibid au para 32.
84 Ibid au para 34.
PROPRIT INTELLECTUELLE , COUR SUPRME DU CANADA ET DROIT CIVIL 399
In my view, the Supreme Court chose a middle path only in ap-
pearance. In fact, Canada has taken on a standard essentially iden-
tical to that of our American neighbours and to the Continental sys-
tems. This is clear for at least two reasons. First, the level of original-
ity as defined by the Supreme Court is functionally almost impossible
to distinguish from the modicum of creativity approach of Feist.
Indeed, what makes it so that the effort and labour are neither me-
chanical nor trivial? The answer is precisely the presence of a modi-
cum of creativity85.
Il est vrai quen France, les sommaires de jurisprudence sont protgs
de la mme faon que dans larrt CCH, lexception des dcisions judi-
ciaires, qui ne peuvent par nature tre appropries86. Cependant, aux fins
de la prsente tude, que les droits franais, amricain et canadien se res-
semblent sur la question na que peu dimportance. Ce qui nous intresse
est la manire de raisonner de la Cour, la nationalit de son mode de pen-
se. Gardons lesprit que le copyright aborde le problme de loriginalit,
comme les autres questions, par le prisme de la balance dintrts.
linverse, le droit dauteur se concentre sur le lien entre la personne de
lauteur et son uvre. Selon la thorie franco-belge classique, loriginalit
est une notion subjective exigeant lempreinte de la personnalit de
lauteur : cest parce que le crateur est personnellement impliqu dans
son uvre quil bnfice de la protection87. Or, dans larrt CCH, la juge
en chef McLachlin pose, parmi les justifications du critre de lexercice du
talent et du jugement, la ncessit daboutir un quilibre entre intrts
publics et privs. Ainsi, le critre fond sur lexercice du talent et du ju-
85 Daniel J Gervais, Canadian Copyright Law Post-CCH , (2004) 18 IPJ 131 la p 139.
86 Voir la jurisprudence cite dans Lucas et Sirinelli, Droit dauteur , supra note 71 la
p 632 : Trib civ Seine, 1er juin 1883, (1893) 6 : 2 DP 177; CA Paris, 5 aot 1884,
(1893) 6 : 2 DP 178; Trib civ Seine, 7 mai 1896, (1898) Ann pr ind art & lit 44.
87 Depuis le Trocadro Paris, le visiteur peut lire sur les murs du Palais de Chaillot :
Mais lartiste se sent crer. Son acte engage tout son tre . La doctrine majoritaire ne
dit pas le contraire (voir Andr Lucas et Henri-Jacques Lucas, Trait de la proprit lit-
traire et artistique, 3e d, Paris, LexisNexis, 2006 au para 80; Henri Desbois, Le droit
dauteur en France, 3e d, Paris, Dalloz, 1978 la p vii; Andr R Bertand, Le droit
dauteur et les droits voisins, 2e d, Paris, Dalloz, 1999 la p 133; Frdric Pollaud-
Dulian, Le droit dauteur, Paris, Economica, 2005 au para 128; Pierre Sirinelli, Propri-
t littraire et artistique, 2e d, Paris, Dalloz, 2004 la p 13). En jurisprudence, les for-
mules sont varies : empreinte de la personnalit de lauteur (CA 4e Paris, 16
mai 1994, (1994) RIDA 474); reflet de la personnalit de lauteur (CA 4e Paris, 29
juin 1989, (1989) Cahiers du droit dauteur 18; expression de la personnalit de
lauteur (Tr gr inst 3e Paris, 27 avril 1984, (1985) RIDA 192). Les autres expressions
comprennent : marque de la personnalit de lauteur, empreinte personnelle, tempra-
ment et style propre de lauteur, empreinte du talent crateur personnel, formule per-
sonnelle, sceau de la personnalit de lauteur, choix exprimant la personnalit de
lauteur, empreinte motionnelle personnelle, uvre refltant limagination et la per-
sonnalit, etc.
400 (2015) 60:3 MCGILL LAW JOURNAL REVUE DE DROIT DE MCGILL
gement garantit que lauteur ne touchera pas une rtribution excessive
pour son uvre , et est en outre propice lpanouissement du public,
dautres personnes tant alors en mesure de crer de nouvelles uvres
partir des ides et de linformation contenues dans les uvres exis-
tantes 88. linverse, selon la juge McLachlin, le critre fond sur le la-
beur nest pas assez strict et favorise trop les droits du titulaire, alors que
la crativit est une condition trop rigoureuse.
En somme, il apparat clairement que la dfinition du critre
doriginalit canadien a t guide par lutilitarisme de laffaire Thberge :
lorsquils sont appels interprter la Loi sur le droit dauteur, les tri-
bunaux doivent sefforcer de maintenir un juste quilibre entre [l]es deux
objectifs 89. Avant nous, Gervais a justement affirm que cette logique se
situe dans la continuit de lhistoire du copyright britannique90. Il nous
revient den tirer les consquences. Les notions civilistes, croyons-nous,
spanouissent difficilement dans un contexte utilitariste. Le rejet du droit
de destination a dj servi justifier cette hypothse. Larrt Kraft per-
mettra de ltayer.
D. Labus de droit la recherche dune nouvelle terre : Euro-Excellence c.
Kraft Canada
Kraft Canada Inc. (ci-aprs KCI ) est le distributeur exclusif au Ca-
nada des chocolats Cte dOr et Toblerone, fabriqus en Europe par Kraft
Foods Belgium SA (ci-aprs KFB ) et Kraft Foods Schweiz AG (ci-aprs
KFS ). KCI reproche Euro-Excellence, ancien distributeur des choco-
lats Cte dOr, de continuer sapprovisionner (dune source anonyme) et
commercialiser des tablettes aprs le terme de son contrat de distribu-
tion91. Il est noter quEuro-Excellence ne vendait pas des imitations
frauduleuses, mais bien le vritable chocolat Cte dOr92. Alors que KCI
tait titulaire des marques de commerce Toblerone et Cte dOr au Cana-
da, le dlit de contrefaon et le dlit de substitution (passing-off) ne pou-
vaient tre envisags, en labsence de commercialisation trompeuse ou de
confusion quant lorigine du produit93.
88 CCH, supra note 26 au para 23.
89 Voir CCH, supra note 26 au para 10.
90 Gervais, Copyright Narrative , supra note 21 aux pp 44445.
91 Kraft Canada Inc c Euro-Excellence Inc, 2004 CF 652 au para 1, [2004] 4 RCF 410
[Kraft CF].
92 Ibid au para 2.
93 Voir Pierre-Emmanuel Moyse, Kraft Canada c. Euro-Excellence : linsoutenable lg-
ret du droit , (2008) 53 RD McGill 741 4 la p 757 [Moyse, Linsoutenable lgre-
t ]; LMC, supra note 10, art 7.
PROPRIT INTELLECTUELLE , COUR SUPRME DU CANADA ET DROIT CIVIL 401
Face limpuissance du droit des marques, KFB et KFS dveloppent
alors une stratgie intressante pour empcher limportation parallle
dEuro-Excellence, nuisible aux intrts du distributeur canadien KCI.
Ramenant le dbat sur le terrain du droit dauteur, les socits euro-
pennes enregistrent au Canada les illustrations figurant sur les embal-
lages des tablettes de chocolat en tant quuvres artistiques protges,
avant de concder une licence exclusive de reproduction et dutilisation de
ces logos KCI94. Disposant dsormais dun intrt suffisant dans le droit
dauteur invoqu, KCI intente, aux cts de KFB et KFS, une action en
contrefaon contre Euro-Excellence. Selon KCI, limportation au Canada
des exemplaires de luvre lphant ornant les tablettes de chocolat
serait vise par lalina 27(2)e) de la LDA, qui se lit comme suit :
(2) Constitue une violation du droit dauteur laccomplissement de
tout acte ci-aprs en ce qui a trait lexemplaire dune oeuvre,
dune fixation dune prestation, dun enregistrement sonore ou
dune fixation dun signal de communication alors que la personne
qui accomplit lacte sait ou devrait savoir que la production de
lexemplaire constitue une violation de ce droit, ou en constitue-
rait une si lexemplaire avait t produit au Canada par la per-
sonne qui la produit :
a) la vente ou la location;
b) la mise en circulation de faon porter prjudice au titu-
laire du droit dauteur;
c) la mise en circulation, la mise ou loffre en vente ou en lo-
cation, ou lexposition en public, dans un but commercial;
d) la possession en vue de lun ou lautre des actes viss aux
alinas a) c);
e) limportation au Canada en vue de lun ou lautre des actes
viss aux alinas a) c) [notre soulignement]95.
Cet article, qui a pour but de protger le titulaire canadien ne dtenant
pas de droits ltranger, tablit une prsomption de violation du droit
dauteur mme lorsque les uvres importes ne contreviennent pas aux
lois sur le droit dauteur dans le pays de production96. la question de sa-
voir si la LDA permet un licenci exclusif dempcher limportation pa-
rallle duvres protges, la Cour suprme donne raison KCI la suite
dun complexe dbat sur la notion de licence97.
94 Kraft CF, supra note 91 au para 4.
95 LDA, supra note 8 art 27(2).
96 Voir Kraft CSC, supra note 27 au para 21.
97 En particulier, le juge Rothstein (en minorit sur ce point) sest rfr la common law
pour noncer que le licenci exclusif ne peut intenter une action en violation du droit
dauteur contre les titulaires-cdantes, qui demeurent les titulaires du droit dauteur
(ibid au para 27). Dautres avant nous ont justement critiqu le recours la common
402 (2015) 60:3 MCGILL LAW JOURNAL REVUE DE DROIT DE MCGILL
Subsidiairement, le Professeur Pierre-Emmanuel Moyse, avocat
dEuro-Excellence et professeur lUniversit McGill, invoque largument
civiliste de labus de droit98. Il soutient que lusage du droit dauteur sur le
logo Cte dOr pour contourner limpuissance du droit des marques de
commerce est contraire la finalit de la LDA telle quelle est nonce
dans larrt Thberge99. Lide est intressante. Dans la tradition romano-
germanique, labus corrige lusage dun droit hors de la fonction laquelle
il correspond. Vritable principe de super lgalit 100, il vise sanction-
ner lauteur dun acte a priori lgal, car sous le couvert dune rgle de
droit, mais qui en ralit dtourne le droit de son objectif social. Lobjectif
et la raison dtre dune telle thorie serait, selon la formule de Louis Jos-
serand, pre de la thorie des droits-fonction101, d assurer le triomphe de
lesprit des droits 102. Au Qubec, labus fait lobjet dune reconnaissance
larticle 7 du C.c.Q., qui dispose qu [a]ucun droit ne peut tre exerc en
vue de nuire autrui ou dune manire excessive et draisonnable, allant
ainsi lencontre des exigences de la bonne foi . La Cour suprme sest
penche sur cette disposition deux reprises103. Des deux cts de
lAtlantique, labus a reu application dans des domaines aussi varis que
le droit de proprit (relations de voisinage, actes de vandalisme), le droit
du travail (piquetage, grve) et le droit administratif (abus de pouvoir, re-
trait de permis, etc.)104.
law dans ces circonstances. Par courtoisie judiciaire, le droit civil aurait galement pu
tre invoqu (voir Conway, supra note 4 la p 1226).
98 Le rle du barreau ne doit pas tre sous-estim en matire dimportation des notions de
nationalit civiliste. Ici, largument est formul par un avocat form en France, en Al-
lemagne et au Qubec.
99 Thberge, supra note 23 au para 30.
100 Voir Moyse, Linsoutenable lgret , supra note 93 la p 784.
101 Louis Josserand, De lesprit des droits et de leur relativit : thorie dite de labus des
droits, 2e d, Paris, Dalloz,1939. Mme parmi les civilistes, labus de droit a fait lobjet
de srieuses controverses. Par exemple, le doyen Georges Ripert souhaitait restreindre
son application aux hypothses o le droit est exerc avec lintention de nuire (Georges
Ripert, Abus ou relativit des droits. propos de louvrage de M. Josserand: De lesprit
des droits et de leur relativit, 1927 (1929) 49 Rev crit 33).
102 Josserand, supra note 101 la p 11.
103 Voir art 7 CcQ. La Cour Suprme en a dabord fait application en matire contractuelle
(voir Houle c Banque Canadienne Nationale, [1990] 3 RCS 122, 74 DLR (4e) 577). Plus
rcemment, elle sest attache dterminer sa place par rapport aux textes sur la res-
ponsabilit dlictuelle (art 1457 CcQ) ainsi que sur les troubles du voisinage (art 976
CcQ) (voir Ciment du Saint-Laurent inc c Barrette, 2008 CSC 64, [2008] 3 RCS 392).
104 Voir gnralement Jean-Louis Baudouin et Patrice Deslauriers, Baudouin : la respon-
sabilit civile, 6e d, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2003 au para 229; Moyse,
Linsoutenable lgret , supra note 93 la p 785.
PROPRIT INTELLECTUELLE , COUR SUPRME DU CANADA ET DROIT CIVIL 403
Il est naturel de penser que la proprit intellectuelle puisse consti-
tuer un terrain favorable au dveloppement dune norme comme labus.
La mauvaise presse de la matire ne rvle-t-elle pas la crise de lgitimit
dont elle souffre ? Les nouvelles expressions comme le copyleft, copyfraud
ou copywrong et les patent trolls paraissent galement toucher au champ
lexical de labus105. Ainsi, ne pourrait-il pas jouer un rle correctif face
ces excs ? ces questions, le Professeur Moyse propose de rpondre par
laffirmative. Les arguments ne manquent pas. En premier lieu, en refu-
sant daccorder la protection du droit des marques de commerce la soci-
t Kirkbi AG, qui tentait de recrer un monopole aprs lexpiration de son
brevet sur des briques LEGO, la Cour suprme a rendu une dcision sem-
blant toucher au vocable de labus106. En deuxime lieu, les tribunaux civi-
listes ont dj pris acte du besoin dlaborer une norme correctrice. Par
exemple, en France, la Cour de cassation a souvent reconnu labus des
droits patrimoniaux, en notant que lexercice dun droit exclusif par son
titulaire peut donner lieu un comportement abusif 107. De mme, a t
jug abusif lemploi du droit moral de retrait et de repentir des fins pa-
trimoniales, car le droit faisait lobjet dun dtournement108. Enfin, plu-
sieurs textes internationaux emploient le langage de labus. Par exemple,
les ADPIC rfrent lusage abusif des droits de proprit intellec-
105 Voir Pierre-Emmanuel Moyse, Labus de droit : lantnorme Partie II , (2012) 58 : 1
RD McGill 1 la p 40 [Moyse, Labus de droit Partie II ].
106 Moyse, Linsoutenable lgret , supra note 93 la p 789. Dans larrt Kirkbi, le juge
LeBel conclut :
[qua]ccueillir une telle action dans ces circonstances reviendrait tablir un
monopole contrairement aux politiques fondamentales des lois et des prin-
cipes juridiques qui rgissent les diverses formes de proprit intellectuelle
dans notre systme de droit [notre soulignement] (Kirkbi AG c Gestions Rit-
vik Inc, 2005 CSC 65, [2005] 3 RCS 302 au para 69).
La Cour confirmait ainsi la dcision de la Cour dappel fdrale qui avait jug
[quil] serait abusif et inquitable pour le public et pour les concurrents de
permettre une personne de bnficier des avantages quoffrent un brevet et
un monopole lorsquelle est simplement titulaire dune marque de commerce,
en particulier si la personne en cause ne peut par ailleurs obtenir un brevet
ou si elle est simplement titulaire dun brevet qui a expir [notre souligne-
ment] (Kirkbi AG c Gestions Ritvik Inc, 2003 CAF 297, [2004] 2 RCF 241 au
para 41).
Tant la Cour Suprme que la Cour dappel fdrale employaient donc des termes rappe-
lant les thories sur labus.
107 Voir Cass com, 26 novembre 2003, (2004) JCP G IV 1152. Voir en doctrine Cristophe
Caron, Abus de droit et droit dauteur, Paris, Litec, 1998 la p 62 et s.
108 Voir Cass civ 1re, 14 mai 1991, (1991) Bull civ I 103 no157 (en lespce, le co-auteur dune
uvre tentait de ngocier la hausse un taux de redevance pour la rimpression et
lexploitation de son uvre ayant fait lobjet dun contrat de cession).
404 (2015) 60:3 MCGILL LAW JOURNAL REVUE DE DROIT DE MCGILL
tuelle 109, dune manire plus descriptive que prescriptive toutefois,
sadressant plus aux lgislateurs quaux tribunaux.
Comment la Cour suprme a-t-elle ragi cet argument purement ci-
viliste ? Selon le Professeur Moyse, [l]abus fut clairement la pomme de
discorde qui empcha le consensus 110. La majorit, dont le juge Rothstein
a rdig lopinion, est reste totalement indiffrente largument111.
Gure plus rceptif, le juge Fish exprime un doute srieux quant la
possibilit de transformer ainsi le droit rgissant la protection de la pro-
prit intellectuelle au Canada en un instrument de contrle du com-
merce qui nest pas envisag par la Loi sur le droit dauteur 112. Seul le
juge Bastarache se dmarque par son ouverture. Celui-ci explique que la
LDA ne protge que les intrts conomiques lgitimes, cest–dire les
avantages conomiques rsultant de lexercice du talent et du jugement.
Or, les gains du titulaire du droit dauteur sur les logos rsultant de la
vente du chocolat ne relvent pas de tels intrts113. Le Professeur Moyse
a dress ici un intressant parallle avec les crits de Josserand, qui iden-
tifiait dj le dfaut dintrt lgitime comme lun des critres caractri-
sant lexercice abusif dun droit114. Toutefois, le juge Bastarache tranche le
litige la lumire de la notion de licence, tout comme le juge Rothstein, et
na donc pas se prononcer sur la question, quil reporte jusqu ce
109 Accord sur les aspects des droits de proprit intellectuelle qui touchent au commerce,
Annexe 1C de lAccord de Marrakech instituant lOrganisation mondiale du com-
merce, 15 avril 1994, 1869 RTNU 332 art 8(2) (entre en vigueur : 1er janvier 1995)
[ADPIC]. Le terme abus est galement prsent dans dautres accords (voir Moyse,
Labus de droit Partie II , supra note 105 la p 42).
110 Moyse, ibid la p 50.
111 Kraft CSC, supra note 27 au para 12 : [j]e ne considre pas que larrt Kirkbi est la
base dune thorie gnrale de labus du droit dauteur (copyright misuse) .
112 Ibid au para 56.
113 Ibid au para 85.
114 Moyse, Linsoutenable lgret , supra note 93 la p 790; Moyse, Labus de droit
Partie II , supra note 105 la p 51. Josserand crit :
Les facults subjectives sont confres lhomme par les pouvoirs publics en
vue de la satisfaction de ses intrts, non pas dintrts quelconques certes,
mais dintrts lgitimes. Du moment quil les utilise en vue et en fonction de
ce but, il est assur de la protection lgale, quand bien mme il causerait un
prjudice autrui […]. Cest seulement si le titulaire exerce sa prrogative en
dehors de tout intrt, ou encore pour la satisfaction dun intrt illgitime,
quil en msuse, quil en abuse et quil cesse de pouvoir prtendre la protec-
tion de la loi […] : lintrt lgitime est le fondement et la mesure de lexercice
des droits et de la protection qui leur est accorde par les pouvoirs publics; de
mme que sans intrt, pas daction , de mme et par une suite logique,
sans intrt, pas de protection juridique (Josserand, supra note 101 la
p 388).
PROPRIT INTELLECTUELLE , COUR SUPRME DU CANADA ET DROIT CIVIL 405
quoccasion plus approprie se prsente115. Bien que la notion existe d-
sormais dans lordre juridique, le rsultat est trs mitig. Comment expli-
quer ce cruel manque dintrt ?
Pour le juriste de common law comme le juge Rothstein, labus de
droit est une notion obscure. Essentielle la tradition civiliste, elle a con-
nu de grandes difficults de transposition. Le phnomne serait d aux
divergences sur la dimension accorde la notion de droit ainsi qu
lexistence dquivalents fonctionnels en common law116. En France,
lhritage romain du Corpus iuris civilis a permis la doctrine et la ju-
risprudence de construire un systme de droits rigs en une vritable
institution, un concept fondamental la base de la distinction entre le
droit priv et le droit public, les tats et les individus117. linverse, la
common law fonde son ordre juridique sur la notion dinterest et non sur
les rights, lesquels ne constituent quune source secondaire malgr leur
apparente synonymie terminologique avec les droits118. En consquence, le
common lawyer voit difficilement dans le right une mesure dautorit suf-
fisante pour quon puisse en abuser119. La common law a donc naturelle-
ment tendance trouver des quivalents
fonctionnels. Serait-ce
lequity120 ? La doctrine du misuse ? Les torts de nuisance ou de conspira-
cy121 ? En tout tat de cause, lexistence de mcanismes quivalents rend
la transposition de la notion de labus de droit moins ncessaire.
115 Kraft CSC, supra note 27 aux para 96-98.
116 Voir Pierre-Emmanuel Moyse, Labus de droit : lantnorme Partie I, (2012) 57 : 4
RD McGill 859 aux pp 879893 [Moyse, Labus de droit Partie I ]; Geoffrey Sa-
muel, Le Droit Subjectif and English Law (1987) 46 : 2 Cambridge LJ 264 [Samuel,
Le Droit Subjectif ].
117 Voir Moyse, Labus de droit Partie I , supra note 116 aux pp 880, 886; Franois
Ost, Droit et intrt. Entre droit et non-droit : lintrt, vol 2, Bruxelles, Facults univer-
sitaires Saint-Louis, 1990 la p 36.
118 Voir Geoffrey Samuel, La notion dintrt en droit anglais dans Ph Grard, F Ost et
M van de Kerchove, dir, Droit et intrt : droit positif, droit compar et histoire du droit,
vol 3, Bruxelles, Facults universitaires Saint-Louis, 1990 405 la p 409.
119 Voir Samuel, Le Droit Subjectif , supra note 116 la p 269.
120 Voir Joseph M Perillo, Abuse of Rights: A Pervasive Legal Concept (1995) 27 : 1 Pac
LJ 37 la p 38.
121 Voir DJ Devine, Some Comparative Aspects of the Doctrine of Abuse of Rights dans
B Beinart, dir, Acta Juridica, 1964, Le Cap, AA Balkema, 1965, 148 la p 164 :
English Law has, in a series of cases consistently rejected a general doctrine of
abuse of rights as exists in French Law. The need for such doctrine was obvi-
ated by existing rules of Common Law, e.g. the law of nuisance, abuse of pro-
cess, the tort of conspiracy, the rules concerning abuse of qualified privilege in
defamation and the rules concerning fair comment as a defence in defama-
tion.
406 (2015) 60:3 MCGILL LAW JOURNAL REVUE DE DROIT DE MCGILL
Surtout, et cest l le cur de notre argument, labus de droit sintgre
mal dans le modle utilitaire. Pour lavocat dEuro-Excellence, il donne
un vocabulaire nouveau lintrt du public, un moyen dopposition au d-
fendeur dans une action en contrefaon, un argument au juge, un senti-
ment de justice au public [nos italiques]122. Selon lui, la norme correctrice
pourrait alors tre transporte en common law, car elle reconnat la na-
ture limite des droits comme le veut le double quilibre tabli par le co-
pyright. Avec dfrence pour lopinion du Professeur Moyse, nous la trou-
vons non fonde. notre avis, la difficult de comprhension tient au fait
que labus na pas pour fonction principale de protger les droits spci-
fiques des autres utilisateurs. Bien que les systmes affilis au droit civil
placent la personne de lauteur au centre de leurs proccupations, les pr-
rogatives du crateur ne sont pas absolues. Labus existe donc pour sanc-
tionner les usages excessifs : il faut, pour le caractriser, porter un juge-
ment sur lexercice du droit. linverse, le copyright tablit un quilibre
entre lintrt de lauteur et celui du public, qui est daccder luvre au
prix le plus bas. Or, labus de droit na pas cette vocation. En interdisant
lusage du droit hors de sa finalit sociale, il sert lintrt commun, cest–
dire la socit prise dans son ensemble. Autrement dit, il sert lintrt pu-
blic et non lintrt du public123. La common law naccorde que peu
dattention la prservation de lintrt commun : elle est davantage pr-
occupe par la protection des intrts spcifiques dindividus dtermins.
Par exemple, le juge Binnie dans laffaire Thberge cherchait protger
les acheteurs des affiches relativement leur droit de proprit sur les
reprsentations de luvre. Dans CCH, il sagissait de permettre aux usa-
gers de la bibliothque de photocopier les ouvrages juridiques. Par con-
traste, labus consiste protger lintrt commun contre les usages de la
proprit intellectuelle hors de sa fonction. Lide est trop abstraite pour
plaire au pragmatique common lawyer. Aux tats-Unis, la doctrine du
copyright misuse est la plupart du temps applique lorsque le titulaire
sest rendu coupable dun comportement anti-comptitif. Ce nest que trs
rarement que les tribunaux ont reconnu le msusage en cas
dutilisation du droit dauteur contrairement aux objectifs de la loi124. En
122 Voir Moyse, Labus de droit Partie II , supra note 105 la p 57.
123 La question de la distinction entre lintrt public et lintrt du public est dlicate.
Lintrt du public est daccder aux uvres au prix le plus bas, ce qui contredit lintrt
de lauteur. Par contre, lintrt public saligne sur le droit dauteur, car le droit dauteur
remplit des fonctions bnfiques pour la socit (culturelle, conomique, sociale).
Lintrt public ncessite donc un certain niveau de protection. Il ressort que lintrt
public contredit lintrt du public (voir Strowel, supra note 19 au para 211).
124 Voir Victoria Smith Ekstrand, Protecting the Public Policy Rationale of Copyright: Re-
considering Copyright Misuse , (2006) 11 Comm L & Poly 565 la p 583 (lauteure
admet que les affaires o il a t reconnu que le msusage pouvait servir promouvoir
PROPRIT INTELLECTUELLE , COUR SUPRME DU CANADA ET DROIT CIVIL 407
somme, lide dabus fond sur la finalit du droit est une ide trop peu
concrte pour tre expatrie. Pas tonnant alors que le juge Rothstein
qualifie lide de vague 125.
La philosophie utilitariste constitue un obstacle difficile franchir
pour que les notions civilistes fassent leur chemin jusquau Canada. Pr-
rogative trop importante de la common law, comme cest le cas pour le
droit de destination, ou subtile incompatibilit avec le droit civil, par
exemple concernant labus de droit, le constat est le suivant : le droit civil
ne peut spanouir dans un systme de copyright. Nous tenterons mainte-
nant dtendre cette conclusion au droit des brevets.
II. Brevets : la balance a-t-elle bascul ?
Il ne serait pas raisonnable danalyser les trois champs de la proprit
intellectuelle de la mme faon. Les nombreuses diffrences entre le droit
dauteur et le droit des brevets nous contraignent modifier notre cadre
danalyse. Dans la ligne de larrt Thberge, lon pourrait prsenter la LB
comme tablissant un quilibre entre, dune part, la promotion, dans
lintrt du public, de linnovation et de la commercialisation des inven-
tions et, dautre part, lobtention dune juste rcompense pour linventeur.
Mais si la thorie utilitariste sexporte trs bien du droit dauteur vers le
droit des brevets, la vision personnaliste rsiste moins bien au change-
ment de terrain. Dans les juridictions civilistes, linfluence de la thorie
hglienne en droit des brevets est en effet moins nette quen droit
dauteur. Bien que les intrts de linventeur soient toujours mis en avant,
les pays dEurope continentale ne sont pas sourds aux ralits cono-
miques et prennent soin de rduire ltendue du monopole du brevet
dans le but dencourager linnovation. Ainsi, en France, les deux thories
sinterpntrent dans le droit des brevets126. Ds lors, la thorie utilitaire
nest plus seulement assimilable la common law.
Lanalyse comparative ne peut non plus demeurer inchange. En droit
dauteur, ladoption du droit anglais au Canada quivalait gnralement
un choix en faveur de la common law. Ici, ladhsion de lAngleterre la
Convention sur le brevet europen127 (ci-aprs CBE ) change la donne.
Au moment de trouver un compromis entre les deux traditions, les pays
les objectifs de la loi constituent une trs petite fraction des causes, principalement d-
cides sur le fondement du droit de la concurrence).
125 Voir Kraft CSC, supra note 27 au para 12.
126 Frdric Pollaud-Dulian, La proprit industrielle, Paris, Economica, 2011 au para 10
[Pollaud-Dulian, La proprit industrielle].
127 Convention sur le brevet europen, 5 octobre 1973, en ligne : Office europen des brevets
408 (2015) 60:3 MCGILL LAW JOURNAL REVUE DE DROIT DE MCGILL
de droit civil ont influenc le droit anglais et inversement. Les mthodes
continentales pourraient donc avoir un effet ricochet au Canada. Aussi, il
ne faut pas oublier quharmonisation nest pas synonyme dunification :
malgr la construction europenne, le droit anglais se situe encore en
marge des autres juridictions En somme, en droit des brevets canadien,
on ne peut supposer quune rfrence au droit anglais implique ncessai-
rement le renvoi un point de vue traditionnel de common law; il faut
tenter de comprendre le mode de pense de la Cour suprme par dautres
moyens.
Seuls les arrts sujets lanalyse comparative ont t retenus. Dans
les arrts Free World et Whirlpool, la Cour suprme a formul une m-
thode dinterprtation des brevets dont lesprit prsente certaines simili-
tudes avec le droit franais (A). Dans Harvard College c. Canada, elle a
dmontr son adhsion la thorie utilitaire et sa prfrence pour le droit
amricain en rejetant lexception europenne dordre public et de moralit
(B). Enfin, larrt Monsanto a, tout comme les arrts Free World et Whirl-
pool, fait prvaloir lintrt du brevet (C). O est donc la continuit entre
ces dcisions ? Nous tenterons dy voir plus clair l o la Cour a sembl
obscurcir la situation plus quelle ne la simplifie.
A. Linterprtation des revendications : la rconciliation ? (Whirlpool et Free
World)
Tout litige portant sur la validit ou la contrefaon dun brevet dbute
par linterprtation des revendications. Ces dernires, situes la fin du
mmoire descriptif, dfinissent distinctement et en des termes explicites
lobjet de linvention dont le demandeur revendique la proprit ou le pri-
vilge exclusif 128. Linterprtation des revendications est une opration
cruciale : elle permet avant tout de dlimiter la porte du brevet. Puisque
la LB est muette sur la manire de procder, la Cour suprme sest char-
ge dnoncer les rgles actuelles dans les arrts Whirlpool Corp. c. Camco
Inc.129 et Free World Trust c. lectro Sant Inc.130.
Traditionnellement, le droit civil et la common law emploient deux
mthodes opposes131. Les juridictions continentales prfrent gnrale-
ment linterprtation tlologique, qui consiste rechercher lintention du
128 Voir LB, supra note 9 art 27(4).
129 2000 CSC 67, [2000] 2 RCS 1067 [Whirlpool].
130 2000 CSC 66, [2000] 2 RCS 1024 [Free World].
131 Voir Donald S Chisum, Common Law and Civil Law Approaches to Patent Claim In-
terpretation: Fence Posts and Sign Posts , dans D Vaver et L Bently, Intellectual
Property in the New Millennium: Essays in Honour of William R Cornish, Cambridge,
Cambridge University Press, 2004 aux pp 96108.
PROPRIT INTELLECTUELLE , COUR SUPRME DU CANADA ET DROIT CIVIL 409
brevet en se servant de linvention et des dessins, mme en labsence
dambigit. Comme les revendications sont vues comme un simple guide
pour dterminer lintention de linventeur, un fort degr de protection est
souvent accord ce dernier. Par contraste, lapproche littrale, ne en
Angleterre, impose de ne sen tenir quau sens troit et textuel des mots
utiliss dans les revendications. Les dessins et la description ne sont utili-
ss quen cas dincertitude. Lapproche littrale est cense garantir la s-
curit juridique en permettant aux concurrents ventuels destimer si leur
activit viole le monopole du titulaire du droit.
Aujourdhui, il serait faux dassocier lune ou lautre des mthodes au
droit civil ou la common law132. Par exemple, au Japon, pays de tradition
civiliste, les tribunaux sen tiennent au texte des revendications. En An-
gleterre, cest plutt linterprtation tlologique qui est devenue le prin-
cipe. Nous y reviendrons. Il sagit maintenant de trouver une nouvelle
ligne de dmarcation entre le droit civil et la common law, tche ardue
puisque les deux traditions cherchent tablir un quilibre entre, dune
part, la protection quitable du titulaire du brevet et, dautre part, la s-
curit juridique, cest–dire la prvisibilit de ltendue du monopole133.
notre avis, la diffrence rside dans le degr de protection accord au bre-
vet. Nous suggrons que la protection du titulaire est plus importante en
droit civil, alors que la common law accorde une place plus importante
la scurit juridique. Il nous faudra dabord confirmer cette hypothse en
prsentant rapidement les droit amricain, anglais et franais (1) pour
ensuite positionner les arrts Free World et Whirlpool sur lchelle des ju-
ridictions (2).
1. Ltendue de la protection en droit civil et en common law
Aux tats-Unis, lobjectif de scurit juridique prime sur la protection
du titulaire du droit134. Lapproche littrale est gnralement prfre,
mais celle-ci est assouplie par la doctrine des quivalents, qui permet un
tribunal de retenir la contrefaon lencontre dun produit ou dun proc-
d accompli[ssant] essentiellement la mme fonction, dune manire es-
sentiellement identique pour obtenir essentiellement le mme rsul-
tat 135. Nanmoins, cette thorie fait lobjet dimportantes limitations.
132 Voir Toshiko Takenaka, Claim Construction and the Extent of Patent Protection: A
Comparative Analysis of the Phillips en banc Federal Circuit Decision (2006) 1 : 2 J
Intell Prop L & Prac 119.
133 Voir Chisum, supra note 131 la p 107.
134 Voir Takenaka, supra note 132 aux pp 12627.
135 Voir Free World, supra note 130 au para 55. Voir aussi Graver Tank & Mfg Co v Linde
Air Products Co, 339 US 605 (1950); Warner-Jenkinson Company, Inc v Hilton Davis
410 (2015) 60:3 MCGILL LAW JOURNAL REVUE DE DROIT DE MCGILL
Dabord, si linventeur renonce certains lments des revendications du-
rant le traitement de la demande de brevet afin dviter un argument sur
la brevetabilit de linvention (comme, par exemple, sur son antriorit), il
ne peut se prvaloir de la doctrine sagissant de ces lments. Cest ce que
les Amricains appellent prosecution history estoppel ou file-wrapper
estoppel 136. Ensuite, la comparaison seffectue lment par lment et
non par rapport la totalit de linvention ( all-elements rule ). Ainsi, si
lun des lments est compltement absent du produit ou du procd ac-
cus de contrefaon, il ny aura pas violation du brevet en vertu de la
thorie des quivalents. Autrement dit, tous les lments (sous une forme
analogue ou littrale) doivent tre prsents.
Dans lUnion europenne, la situation est plus complexe. Avant
lentre en vigueur de la CBE, les tribunaux anglais taient lis par le
sens exact des mots utiliss dans les revendications. linverse, les tribu-
naux allemands avaient opt pour linterprtation tlologique. Au-
jourdhui, larticle 69 de la CBE, complt par son protocole interprtatif,
tablit un compromis entre ces deux extrmes. Larticle 69 dispose que
[l]tendue de la protection confre par le brevet europen ou par la
demande de brevet europen est dtermine par les revendications. Tou-
tefois, la description et les dessins servent interprter les revendica-
tions 137. Le protocole interprtatif prcise :
Larticle 69 ne doit pas tre interprt comme signifiant que
ltendue de la protection confre par le brevet europen est dter-
mine au sens troit et littral du texte des revendications et que la
description et les dessins servent uniquement dissiper les ambigi-
ts que pourraient recler les revendications. Il ne doit pas davan-
tage tre interprt comme signifiant que les revendications servent
uniquement de ligne directrice et que la protection stend gale-
ment ce que, de lavis dun homme du mtier ayant examin la
description et les dessins, le titulaire du brevet a entendu protger.
Larticle 69 doit, par contre, tre interprt comme dfinissant entre
ces extrmes une position qui assure la fois une protection qui-
table au titulaire du brevet et un degr raisonnable de scurit juri-
dique aux tiers138.
La Convention laisse aux tribunaux domestiques le soin de choisir les
moyens pour atteindre lquilibre entre intrts priv et public. Si cette li-
bert est plutt positive, elle est nanmoins responsable dune divergence
Chemical Co, 520 US 17 (1997) [Warner-Jenkison]; Festo Corp v Shoketsu Kinzoku
Kogyo Kabushiki Co, 535 US 722 (2002).
136 Voir par ex Warner-Jenkison, supra note 135.
137 CBE, supra note 127, art 69.
138 Protocole interprtatif de larticle 69 CBE, 5 octobre 1973, en ligne : Office europen
des brevets
PROPRIT INTELLECTUELLE , COUR SUPRME DU CANADA ET DROIT CIVIL 411
au sein mme de lUnion europenne relativement au degr de protection
du brevet. En Angleterre, la Chambre des Lords a abandonn, dans le c-
lbre arrt Catnic, lapproche littrale au profit de linterprtation tlolo-
gique139. On emploie une mthode similaire en France, o les tribunaux
recherchent le sens exact des revendications, sans sen tenir la lettre de
celles-ci, et en se servant de la description et des dessins140. Par ailleurs,
les pays de droit civil, tout comme la common law anglaise, dcouragent le
recours la demande de brevet pour limiter le monopole du brevet141. La
principale diffrence se situe au niveau de la doctrine des quivalents, re-
connue en France mais pas en Angleterre. Dans larrt Kirin-Amgen, la
Chambre des Lords a fait valoir que linterprtation tlologique suffisait
remplir les obligations de lAngleterre vis–vis du protocole interprta-
tif :
If literalism stands in the way of construing patent claims so as to
give fair protection to the patentee, there are two things that you can
do. One is to adhere to literalism in construing the claims and evolve
a doctrine which supplements the claims by extending protection to
equivalents. That is what the Americans have done. The other is to
abandon literalism. That is what the House of Lords did in the Cat-
nic case.142
LAngleterre a donc conserv sa vieille habitude de faire prvaloir la scu-
rit juridique143. En France, la reprise des lments essentiels du brevet
est, par contraste, constitutive du fait de contrefaon. Celle-ci est tablie
ds lors que deux moyens de forme diffrente remplissent la mme fonc-
tion en vue dun rsultat semblable144. Il en est de mme devant la Cour
suprme allemande145.
En somme, en France et en Allemagne, o linterprtation tlologique
se combine avec la thorie des quivalents, lobjectif de protection du bre-
139 Catnic Components Ltd v Hill & Smith Ltd, [1982] RPC 183 (HL (Eng)).
140 Voir par ex Cass com, 7 dcembre 1982, (1985) Ann pr ind art & lit 67 (observation de
Paul Mathly); Cass com, 6 novembre 1984, (1985) Ann pr ind art & lit 67; Cass com, 3
janvier 1985, (1985) Ann pr ind art & lit 67; CA Paris, 11 octobre 1990, Dolle c St
EMSENS, (1990) Ann propr ind 235 la p 238 (observation de Paul Mathly).
141 Voir Kirin-Amgen Inc v Hoechst Marion Roussel Ltd, [2004] UKHL 46 aux para 3643,
[2005] 1 All ER 667 [Kirin-Amgen]. En Allemagne, voir Takenaka, supra note 132 la
p 125 : The all-elements rule is foreign to German tradition: since Germany protected
sub-combination and separate elements in the Pre-EPC era, it may be difficult for the
all-elements rule to take root there .
142 Kirin-Amgen, supra note 141 au para 42.
143 Voir Takenaka, supra note 132 la p 127.
144 Voir par ex Cass com, 24 septembre 2002, (2002) Proprit industrielle : bulletin docu-
mentaire III 33; Cass com, 31 mars 2004, (2004), PIBD III 373.
145 Voir Takenaka, supra note 132 la p 125.
412 (2015) 60:3 MCGILL LAW JOURNAL REVUE DE DROIT DE MCGILL
vet prend le dessus. En Angleterre, o seule la mthode tlologique est
reconnue, lobjectif de scurit est mis en avant, comme aux tats-Unis.
Prsente ainsi, lopposition entre le droit civil et la common law apparat
clairement. Les arrts Free World et Whirlpool seront analyss en fonc-
tion de ces lments.
2. Ltendue de la protection en droit canadien
tlologique,
dfinie
consacre
linterprtation
Au Canada, ltendue de la protection dcoulant dun brevet doit tre
non seulement quitable, mais aussi raisonnablement prvisible 146. Ce
double objectif na rien doriginal. Nous chercherons valuer si la ba-
lance penche du ct du titulaire du droit, comme en France et en Alle-
magne, ou si lobjectif de scurit juridique prvaut, comme en Angleterre
et aux tats-Unis.
Dans larrt Whirlpool, le juge Binnie sest directement inspir de
larrt Catnic, appliqu au Canada dans laffaire OHara147. La Cour su-
prme
comme
lidentification […], avec laide du lecteur vers dans lart, des mots ou
expressions particuliers qui sont utiliss dans les revendications pour d-
crire ce qui, selon linventeur, constituait les lments essentiels de son
invention 148. En gnral, cette approche est favorable au titulaire du
droit. Laffaire Whirlpool en est le parfait contre-exemple, car le brevet
cherchait limiter la porte des revendications pour chapper
linvalidit de son brevet pour cause de double brevet149. Cette situation
est cependant trs rare. Le plus souvent, linventeur se sert de la sou-
plesse de la mthode tlologique pour plaider en faveur dune interprta-
tion large lui permettant dtendre son monopole. Le degr de protection
est donc gnralement suprieur celui accord par le droit amricain,
moins favorable au titulaire150. Cette observation est confirme dans
larrt canadien Free World par le rejet du prosecution history estoppel ,
cest–dire quil est impossible de se servir de lexamen de la demande
pour dterminer ltendue du monopole du brevet151.
Jusquici, le droit canadien prsente plusieurs points communs avec le
droit de lUnion europenne. Est-il plus proche du droit anglais ou du
146 Voir Free World, supra note 130 au para 41.
147 Eli Lilly & Co v OHara Manufacturing Ltd, [1989] 26 CPR (3e) 1, [1989] FCJ no 408.
148 Whirlpool, supra note 129 au para 45.
149 Ibid au para 51.
150 Voir, en ce sens, Andrew M Shaughnessy et Andrew E Bernstein, Patent Litigation:
Choosing Between The United States and Canada , The Metropolitan Corporate Coun-
sel 13 : 2 (2 fvrier 2005) 27.
151 Free World, supra note 130 aux para 6467.
PROPRIT INTELLECTUELLE , COUR SUPRME DU CANADA ET DROIT CIVIL 413
droit franais ? Premier constat : cest larrt Catnic, rendu indpendam-
ment de la CBE, qui a servi de source dinspiration152. Nanmoins, la ju-
risprudence anglaise la plus rcente contredit les arrts de la Cour su-
prme du Canada. Dans Kirin-Amgen, rendu quatre ans aprs Free World
et Whirlpool, Lord Hoffman a abandonn la doctrine des quivalents telle
quelle avait t reformule dans larrt Improver153. linverse, dans Free
World, le juge Binnie exprime son soutien la thorie des lments essen-
tiels :
Il serait injuste de permettre quun appareil qui ne se distingue de
celui dcrit dans les revendications du brevet que par la permutation
de caractristiques secondaires chappe impunment au monopole
confr par le brevet. En consquence, les lments de linvention
sont qualifis soit dessentiels (la substitution dun autre lment ou
une omission fait en sorte que lappareil chappe au monopole), soit
de non essentiels (la substitution ou lomission nentrane pas nces-
sairement le rejet dune allgation de contrefaon). Pour quun l-
ment soit jug non essentiel et, partant, remplaable, il faut tablir
que (i), suivant une interprtation tlologique des termes employs
dans la revendication, linventeur na manifestement pas voulu quil
soit essentiel, ou que (ii) la date de la publication du brevet, le des-
tinataire vers dans lart aurait constat quun lment donn pou-
vait tre substitu sans que cela ne modifie le fonctionnement de
linvention, c.–d. que, si le travailleur vers dans lart avait alors
t inform de llment dcrit dans la revendication et de la va-
riante et [TRADUCTION] quon lui avait demand de dterminer
si la variante pouvait manifestement fonctionner de la mme ma-
nire , sa rponse aurait t affirmative : Improver Corp. […]. Dans
ce contexte, je crois quil faut entendre par fonctionner de la mme
manire que la variante (ou le composant) accomplirait essentiel-
lement la mme fonction, dune manire essentiellement identique
pour obtenir essentiellement le mme rsultat [italiques dans
loriginal]154.
La mthode de Free World et Whirlpool offre un important degr de
protection au brevet. Elle se distingue de celle de lAngleterre, o la ba-
lance penche dsormais du ct du public. En ralit, la doctrine des l-
ments essentiels a t si peu utilise au Canada que certains auteurs se
sont demands si cette faible application ne refltait pas implicitement
152 Voir Whirlpool, supra note 129 au para 50 :
Mme si, en Angleterre, la mthode de larrt Catnic en matire
dinterprtation des revendications a par la suite t juge compatible avec
larticle 69 de la Convention sur le brevet europen, cette dcision na pas t
prise en fonction de la Convention. Larrt OHara, prcit, ne constitue pas
une incorporation furtive de la Convention dans le droit canadien.
153 Improver Corp v Raymond Industrial Ltd (1990), [1991] FSR 233.
154 Free World, supra note 130 au para 55.
414 (2015) 60:3 MCGILL LAW JOURNAL REVUE DE DROIT DE MCGILL
lopinion de Lord Hoffman dans Kirin-Amgen155. Pour les besoins de notre
tude, nous en sommes rests aux dcisions de la Cour suprme. Nous
nous limitons constater que la cour de la juge en chef McLachlin recon-
nat la fois linterprtation tlologique et la doctrine des lments es-
sentiels, comme la majorit des systmes continentaux. La protection en
matire dinterprtation des revendications est donc comparable celle
accorde en France et en Allemagne. On ne pourrait cependant qualifier
la mthode de civiliste, puisque seuls des arrts anglais ont t cits.
Cette proximit dans le raisonnement intrigue. Ne contraste-t-elle pas
avec le droit dauteur ? En effet, dans larrt Thberge, le juge Binnie avait
exprim une inquitude relativement au contrle excessif de la part des
titulaires du droit dauteur et dautres formes de proprit intellec-
tuelle 156. Tout ceci demande confirmation dans dautres domaines du
droit des brevets.
B. Lexception de moralit et dordre public en milieu hostile : Harvard
College c. Canada (Commissaire aux brevets)
Si les considrations sociales et thiques sont fondamentales dans
toutes les juridictions, leur prise en compte par le droit des brevets est,
elle, sujette dbat. Depuis la priode rvolutionnaire, le droit franais
des brevets exclut du champ de la brevetabilit les inventions dont
lexploitation commerciale serait contraire la dignit de la personne hu-
maine, lordre public ou aux bonnes murs 157. linverse, la lgisla-
tion amricaine ne connat pas de telle disposition. De nombreuses tenta-
tives de lintroduire dans les statutes ont mme t repousses par le Con-
grs et le gouvernement amricains. lchelle internationale, le para-
graphe 27(2) des ADPIC permet dexclure de la brevetabilit les excep-
tions dont lexploitation commerciale sur le territoire des tats-membres
est susceptible de mettre en pril lordre public ou la moralit au sein du
territoire de ltat concern158.
155 Voir par ex Norman Siebrasse, The Essential Elements Doctrine in Patent Infringe-
ment: Free World and Whirlpool in Light of Kirin-Amgen (2010) 22 : 3 IPJ 223 la
p 225 (Siebrasse note que, malgr le fort soutien de la Cour Suprme en faveur de la
doctrine des lments essentiels, peu de juges lont applique).
156 Thberge, supra note 23 au para 32.
157 Voir art L61117 CPI. Lexclusion tait dj prsente larticle 9 du dcret des 14 et 25
mai 1791 portant rglement sur la proprit des auteurs dinvention et dcouvertes
industrielles (voir Jacques Azma et Jean-Cristophe Galloux, Droit de la proprit in-
dustrielle, 7e d, Paris, Dalloz, 2012 la p 230).
158 ADPIC, supra note 109, art 27(2).
PROPRIT INTELLECTUELLE , COUR SUPRME DU CANADA ET DROIT CIVIL 415
Au Canada, la possibilit dappliquer cette exception a t souleve
dans larrt Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets)159. En
lespce, lUniversit Harvard cherchait breveter au Canada, aux tats-
Unis ainsi que dans plusieurs pays europens une souris gntiquement
modifie pour la rendre plus prdispose au cancer. Des substances soup-
onnes cancrignes ou anticancreuses taient ensuite testes sur
elle160. Le commissaire aux brevets canadien avait initialement refus
daccorder le brevet. La Cour dappel fdrale a infirm cette dcision161.
Devant la Cour suprme, la principale question est de savoir si
l oncosouris constituait une invention brevetable au sens de larticle 2
de la LB162. Le juge Bastarache, sexprimant pour la majorit compose
des juges LHeureux-Dub, Gonthier, Iacobucci et LeBel, dcide que les
souris et les plantes ne sont pas brevetables au motif que lintention du
lgislateur est de soustraire les formes de vie suprieures de la protection
de la Loi sur les brevets163. Le juge Binnie exprime lopinion contraire
dans son jugement dissident.
La possibilit dappliquer lexception dordre public et de moralit a,
elle, fait lobjet dun refus unanime dans le mme arrt. Le juge Basta-
rache estime que la Cour na pas la comptence institutionnelle nces-
saire pour examiner des questions aussi compliques, qui obligeront vrai-
semblablement le lgislateur engager un dbat public, soupeser des
intrts socitaux opposs et rdiger des dispositions lgislatives com-
plexes 164. Sans fondement lgal, la Cour na pas le pouvoir de soustraire
une invention la brevetabilit pour des raisons dordre moral ou
thique165. Si lexclusion devait tre consacre par le lgislateur, il serait
plus appropri de la formuler dans une loi spciale, en dehors du rgime
des brevets166. Le juge Binnie ajoute que labsence de lexception dans la
159 2002 CSC 76, [2002] 4 RCS [Harvard College].
160 Ibid aux para 12122.
161 Ibid aux para 128, 136, citant Harvard College c Canada (Commissaire aux brevets),
[2000] 4 CF 528, [2000] FCJ no 1213.
162 LB, supra note 9, art 2. Linvention y est dfinie comme suit : [t]oute ralisation, tout
procd, toute machine, fabrication ou composition de matires, ainsi que tout perfec-
tionnement de lun deux, prsentant le caractre de la nouveaut ou de lutilit .
163 Harvard College, supra note 159 au para 155. Par la suite, larrt Monsanto a reconnu
la possibilit de breveter les cellules et les gnes constituant les formes de vie sup-
rieure, ce qui a srieusement compromis limpact de Harvard College (Monsanto Cana-
da Inc c Schmeiser, 2004 CSC 34, [2004] 1 RCS 902 [Monsanto]). Sur ce thme, voir
E Richard Gold et Bartha Maria Knoppers, Biotechnology, IP & Ethics, Markham
(Ont), LexisNexis, 2009 aux pp 23, 293.
164 Harvard College, supra note 159 au para 183.
165 Ibid au para 145.
166 Ibid au para 168.
416 (2015) 60:3 MCGILL LAW JOURNAL REVUE DE DROIT DE MCGILL
loi ayant modifi la LB suite aux ADPIC167 rvle lintention dlibre du
lgislateur de ne pas linclure168. De plus, lexception dordre public ouvri-
rait selon lui la voie des jugements de valeur dans lapprciation de la
brevetabilit169. Or, le lgislateur a condamn cette approche en suppri-
mant, dans lancien article 27(3) de la LB, linterdiction de dlivrer un
brevet pour une invention dont lobjet est illicite170. Il sagit dune raction
ngative dans les deux opinions, mais la possibilit dune modification l-
gislative semble plus troite du ct de la dissidence du juge Binnie.
Le rejet peut, selon nous, sexpliquer par ladhsion du systme cana-
dien la thorie utilitariste. En common law, les exceptions la breveta-
bilit sont traites avec mfiance, car elles sont susceptibles daffaiblir
lencouragement linnovation. Pourtant, lexception dordre public
semble a priori sharmoniser avec la philosophie anglo-amricaine,
puisquelle consiste comparer les avantages et les dsavantages dcou-
lant de linnovation. En Europe, o lexclusion est consacre lalina 53a)
de la CBE171, les tribunaux ont examin la question du point de vue de la
mise en balance dintrts. Ainsi, lutilit de la souris en matire de re-
cherche sur la lutte contre le cancer a t juge suprieure aux inqui-
tudes relatives la souffrance ressentie par les animaux et la dissmi-
nation incontrle de gnes indsirables172. La mise en balance dintrts
naurait-elle pas d interpeller le common lawyer ? Aprs tout, lexception
dordre public et de moralit va dans le sens dintrt du public. Certes,
limportation de la notion naurait probablement pas chang lissue du li-
tige la vue de la dcision europenne. Mais cette contradiction doit im-
prativement tre rsolue pour comprendre le mode de pense de la Cour
suprme.
Tout comme labus de droit dans larrt Kraft, le paragraphe 27(2) des
ADPIC na pas pour fonction principale de protger les droits prcis
dutilisateurs spcifiques. En effet, lordre public vise la protection de la
scurit publique et lintgrit physique des individus qui composent la
socit ainsi que la protection de lenvironnement [notre traduction]173.
167 Voir par ex Loi canadienne sur la protection de lenvironnement, LRC 1985, c 16 (4e
supp).
168 Ibid au para 90.
169 Ibid au para 14.
170 Ibid. Voir aussi Loi de mise en uvre de laccord de libre-change nord-amricain,
LC 1993, c 44, art 192.
171 CBE, supra note 127, art 53(a).
172 Voir Dlivrance du brevet europen 0 169 672 (Souris oncogne/Harvard) [1992] JO
OEB, 10/588 la p 593.
173 Voir Graeme B Dinwoodie, William O. Hennessey et Shira Perlmutter, International
and Comparative Patent Law, Newark, (NJ, -U), LexisNexis, 2002 la p 73 au para 5.
PROPRIT INTELLECTUELLE , COUR SUPRME DU CANADA ET DROIT CIVIL 417
Quant lide de moralit, qui correspond certainement la notion fran-
aise de bonnes murs, elle est fonde sur la conviction selon laquelle
certains comportements sont conformes la morale et acceptables, tandis
que dautres ne le sont pas, eu gard lensemble des normes acceptes et
profondment ancres dans une culture donne [notre traduction]174. Or,
la satisfaction de lintrt commun nest pas la priorit de la common law.
Tel que vu prcdemment, cette dernire est davantage proccupe par la
protection dindividus particuliers, do la mfiance du juge Binnie envers
le paragraphe 27(2). Lincohrence disparat aussitt que la manire de
raisonner de la Cour suprme devient conforme la philosophie utilita-
riste. La preuve en est que larrt Harvard College est calqu sur la juris-
prudence des tats-Unis, o lutilit du systme des brevets est inscrite
dans la Constitution175. La parent avec notamment larrt Diamond v.
Chakrabarty176, qui concernait la brevetabilit dune bactrie cre gn-
tiquement, est vidente. Rpondant aux inquitudes de perte de la diver-
sit gntique, de dprciation de la valeur de la vie humaine et de propa-
gation des maladies, la Cour suprme des tats-Unis avait nonc quil
revenait au lgislateur et non aux tribunaux dvaluer les intrts en
cause pour dcider de limplmentation de lexception dordre public et de
moralit177. Au Canada comme aux tats-Unis, la thorie utilitaire est
trop profondment ancre pour quune telle limitation la brevetabilit
soit accepte.
C. Lexploitation commerciale du brevet : la perte dquilibre (Monsanto
Canada c. Schmeiser)
Larrt Monsanto178 a dj fait lobjet dun court commentaire de notre
part, dans lequel nous avons qualifi la dcision de dconcertante , car
elle se dtache des arrts antrieurs protgeant la fois les intrts des
titulaires et ceux des autres utilisateurs179. Nous examinerons la solution
Voir galement Office europen des brevets, La Jurisprudence des Chambres de re-
cours, 7e (2013), 38/905, en ligne :
174 Voir Dinwoodie, Hennessey et Perlmutter, supra note 173 la p 73 au para 6.
175 Voir US Const art I, 8, cl 8.
176 Diamond v Chakrabarty, 447 US 303 (1980), 100 S Ct 2204.
177 Ibid aux para 31617.
178 Monsanto Canada Inc v Schmeiser, 2004 SCC 34, [2004] 1 SCR 902 [Monsanto].
179 E Richard Gold, Monsantos gain is everyone elses pain , The Globe and Mail (24
mai 2004). Nous y affirmons :
Over the past few years, the Supreme Court has done a fine job clarifying
many aspects of intellectual property law. It has demonstrated a fierce demon-
stration to protect not only those who produce new creative or industrial
418 (2015) 60:3 MCGILL LAW JOURNAL REVUE DE DROIT DE MCGILL
par le prisme de la hirarchie des valeurs dans le but de confirmer ou
dinfirmer notre analyse des arrts Free World et Whirlpool.
Le litige opposait le gant de la biotechnologie Monsanto Canada Inc.
Percy Schmeiser, un fermier cultivant du canola en Saskatchewan.
Monsanto tait le titulaire dun brevet portant sur des cellules gnti-
quement modifies rendant le canola rsistant lherbicide Roundup.
Linvention prsentait une efficacit accrue par rapport aux mthodes
traditionnelles de contrle des mauvaises herbes, car elle permettait aux
agriculteurs dutiliser un herbicide qui, sans modification gntique des
cellules, tuait les plantations de canola. Au lieu de vendre les graines mo-
difies, connues sous le nom de Roundup Ready, Monsanto accordait aux
agriculteurs des licences les autorisant cultiver les plantations en
change dune redevance et dautres obligations. Pour des raisons ind-
termines lors du procs, des graines Roundup Ready se sont retrouves
sur les terres de Schmeiser, alors mme quil na jamais achet de licence.
Fidle son habitude, le fermier rcolte, conserve et sme ensuite les
graines contenant le gne et la cellule brevets. Monsanto le poursuit et
allgue quil a exploit son brevet, commettant ainsi un acte de contre-
faon en vertu de larticle 42 de la LB180.
Aprs avoir dclar le brevet valide et dtermin sa porte, la Cour se
penche sur la question de la contrefaon. Se fondant sur lobjet et le con-
texte de la LB, la majorit de la juge en chef McLachlin et du juge Fish
nonce que tout usage dun objet brevet ne constitue pas une exploitation
contrefaisante. Seule lutilisation commerciale ( commercial use ) est
considre comme telle. En dautres termes, lexploitation est limite aux
situations o une personne utilise le brevet dans le but de raliser un pro-
fit ou de servir ses intrts commerciaux, car ces prrogatives sont rser-
ves au titulaire181. notre avis, ce test de lexploitation commerciale
constitue une manifestation de la thorie utilitaire. En dehors de lusage
commercial, le public est libre de se servir et de tirer un avantage de
linvention. Par contre, le droit de tirer un profit est rserv au titulaire.
De cette manire, linventeur a lassurance que la divulgation de son in-
vention ne lempchera pas dobtenir la rcompense de son labeur, que ce
soit par le biais de la jouissance de son monopole ou loctroi de licences. La
limitation lusage commercial peut donc tre vue comme une limitation
du droit permettant dtablir un quilibre entre linnovation et la commer-
works, but also those who need to use those works. Because of this, [the Mon-
santo] decision is baffling.
180 Supra note 9, art 42. Larticle 42 accorde au titulaire le droit exclusif de fabriquer,
construire, exploiter et vendre dautres, pour quils lexploitent, lobjet de linvention
[notre soulignement].
181 Monsanto, supra note 178 au para 36.
PROPRIT INTELLECTUELLE , COUR SUPRME DU CANADA ET DROIT CIVIL 419
cialisation des inventions et lobtention dune juste rcompense pour
linventeur182.
La majorit aboutit cet quilibre en retenant une conception large de
la notion dexploitation, tout en limitant les droits de Monsanto ltape
des mesures correctrices ( remedies ). En lespce, Schmeiser a conserv,
sem, rcolt et vendu des graines provenant des plantes contenant le
gne et la cellule brevets183. La Cour suprme, confirmant la dcision du
juge de premire instance et celle de la Cour dappel, dcide que le fermier
a fait usage de linvention dans le cadre de son activit commerciale, ce
qui contrevient la LB184. Or, lagriculteur objectait quil navait jamais
vaporis de lherbicide Roundup sur ses cultures. En dautres termes, il ne
stait jamais servi de linvention pour profiter de son avantage particu-
lier, savoir rendre ses plantations rsistantes lherbicide185. Son seul
bnfice rsultait de la vente du canola, dont la valeur est la mme que les
cellules soient modifies ou non. Mais la Cour est reste totalement indif-
frente cet argument186. Elle a conclu la contrefaon alors mme quun
lien de causalit entre lutilisation du brevet et les profits raliss par le
fermier ntait pas dmontr. On peut y voir une dfinition large de la no-
tion dexploitation favorisant le titulaire du brevet187.
ltape des mesures correctrices ( remedies ), la majorit semble
procder un rquilibrage entre les intrts des crateurs et des utilisa-
teurs. La LB prvoit que le demandeur peut demander, au choix, deux
types de rparation : les dommages-intrts et la restitution des profits
( accouting of profits )188. Devant le juge de premire instance et la Cour
dappel, Monsanto avait demand et obtenu la restitution de tous les pro-
182 En ce sens, voir Robert Stack, How Do I Use This Thing? Whats It Good for Anyway?
A Study of The Meaning of Use and the Test for Patent Infringement in the Monsanto
Canada Inc v. Schmeiser Decisions (20042005) 18 IPJ, 277 la p 307. Stack crit :
The limitation on the meaning of use serves a political purpose. The aim of pa-
tent law is to provide a commercial incentive for innovation, while, at the
same time, hindering as little as possible the free enjoyment of personal prop-
erty, the distribution and commercialization of inventions and the spread of
innovative knowledge. The Act meets these various objectives by limiting its
protection to the commercial exploitation of the invention.
183 Monsanto, supra note 178 au para 68.
184 Ibid au para 97.
185 Ibid au para 81.
186 Ibid aux para 8287.
187 Voir Norman Siebrasse, Comment on Monsanto Canada Inc v Schmeiser
(2004), 83 : 3 R du B can 966 la p 988.
188 Monsanto, supra note 178 au para 100. Voir aussi LB supra note 9, art 55(1), 57(1)(b).
420 (2015) 60:3 MCGILL LAW JOURNAL REVUE DE DROIT DE MCGILL
fits raliss par Schmeiser grce la vente des plants de canola189. Cette
fois, la Cour suprme infirme les dcisions infrieures et nonce que
linventeur na droit quaux profits ayant un lien de causalit avec
linvention190. La mthode suivre est celle du profit diffrentiel , qui
consiste calculer les profits en fonction de la valeur que le brevet a per-
mis aux marchandises du dfendeur dacqurir 191. En lespce, Schmeiser
na ralis aucun profit grce linvention. Il a vendu le canola contenant
le gne et les cellules brevets exactement au mme prix que sil avait cul-
tiv du canola ordinaire192. Tout en ne remettant pas en cause la contrefa-
on, la Cour conclut que Monsanto na droit rien193.
En somme, la dfinition large de lexploitation au niveau substantif est
compense par une importante limite au niveau procdural, ayant pour
but dviter lenrichissement sans cause de Monsanto. Mais il ne faut pas
sy tromper. Si Monsanto avait demand les dommages-intrts au lieu de
la restitution des profits, il y aurait eu compensation. Lquilibre nest
donc quapparent : la balance penche clairement du ct de linventeur.
Encore une fois, cette observation est tonnante, car elle peut tre rappro-
che du systme franais, o larticle 613-5 du CPI exclut du monopole
dexploitation de linventeur les actes accomplis titre priv et des fins
commerciales. Dune part, cette disposition est exceptionnelle, et donc de
droit strict. Dautre part, les deux conditions sont cumulatives, ce qui con-
fine lexception lusage purement domestique et non professionnel.
Comme dans Monsanto, la limitation du monopole est donc restreinte. In-
versement, la protection accorde au titulaire est tendue. On aboutit la
mme conclusion que dans les arrts Free World et Whirlpool : conform-
ment au mode de pense civiliste, la Cour fait ici prvaloir les intrts du
brevet. Toutefois, cette affirmation ne dpasse pas le cadre thorique.
Comme la montr larrt Harvard College, la thorie utilitaire est trop
ancre en droit canadien pour que le contexte soit favorable
limportation dun concept civiliste comme lexception dordre public et de
moralit.
189 Voir ibid aux para 9899.
190 Ibid au para 101.
191 Ibid au para 102. La Cour cite Norman Siebrasse, A Remedial Benefit-Based Ap-
proach to the Innocent-User Problem in the Patenting of Higher Life Forms ,
(2004), 20 RCPI 79 la p 79. La mthode peut tre rsume ainsi : [o]n the remedial
approach, […] the sole question is whether the user benefitted from the infringement. A
user who benefitted will be liable; one who did not will be a technical infringer, but will
not be liable for substantial damages .
192 Monsanto, supra note 178 aux para 103104.
193 Ibid aux para 105106.
PROPRIT INTELLECTUELLE , COUR SUPRME DU CANADA ET DROIT CIVIL 421
On rsumera nos investigations de la faon suivante. Les dcisions de
la Cour suprme en droit des brevets ne sont pas aussi linaires quen
droit dauteur. La Cour examine les questions par le prisme de la balance
dintrts, mais cela ne peut suffire lier les jugements la common law
en raison du fait, quen droit des brevets, la thorie utilitariste a une r-
sonnance jusquen droit civil. Ainsi, nous avons rapproch la France du
Canada, car leurs mthodes respectives dinterprtation des brevets font,
en thorie, pencher la balance du ct de linventeur, mme si en pratique
la faible application de la doctrine des lments essentiels minimise les
diffrences entre le droit canadien et le droit anglais. La mme proximit
intellectuelle vient dtre remarque sagissant de la notion dutilisation
dun brevet. Nanmoins, on ne saurait voir dans ces convergences
linfluence de la conception personnaliste au Canada. Dans Harvard Col-
lege, la thorie utilitaire soppose la reconnaissance de lexception
dordre public et de moralit. Quand vient le moment dimporter un con-
cept civiliste en droit des brevets canadien, on aboutit la mme conclu-
sion quen droit dauteur, o labus de droit tel quil est compris en droit
civil ne pouvait spanouir dans un contexte utilitariste. Peut-on esprer
une autre issue en droit des marques de commerce ?
III. Marques de commerce : vers la rupture ?
En raison de sa parent avec les statutes de common law, la LMC est a
priori hostile au droit civil. tant donn nos conclusions prcdentes, on
pressent que les concepts continentaux ne soient pas en terrain favorable
au Canada. La ralit nest pas aussi certaine. Le faible nombre de dci-
sions nous a obligs lire entre les lignes de larrt Veuve Clicquot Pon-
sardin c. Boutiques Cliquot Lte194, qui concerne la protection des marques
clbres (B). Comme dans la partie II, nous prendrons dabord le soin de
transposer nos discussions thoriques en droit des marques de commerce
(A).
A. Les enjeux philosophiques et constitutionnels dans la LMC
La LMC comporte certaines diffrences majeures avec la LDA et la
LB. Les marques doivent malgr tout tre incluses dans notre tude, car
elles nchappent pas la tension entre lutilitarisme et la vision person-
naliste.
En premier lieu, lide dincitation la cration ou linnovation est
totalement absente de la LMC. Sa fonction premire est didentifier la
source, lorigine du bien sur lequel figure le signe, sans que le nombre de
194 2006 CSC 23, [2006] 1 RCS 824 [Veuve Clicquot].
422 (2015) 60:3 MCGILL LAW JOURNAL REVUE DE DROIT DE MCGILL
marques sur le march soit important195. En revanche, lide dquilibre
entre des intrts divergents est bien prsente. Ainsi, dans les juridictions
de common law, la protection des intrts du titulaire est importante, au
mme titre que la protection des intrts du commerce et des consomma-
teurs196. Dans ce modle utilitariste, les marques de commerce ne sont que
le moyen daboutir une concurrence loyale ( fair competition ), laquelle
ncessite dquilibrer des intrts contradictoires. Dun point de vue plus
civiliste, sans rejeter les considrations lies la concurrence et aux con-
sommateurs, il est possible de voir dans la marque un droit naturel li
la personne lorigine du signe et du produit. La protection des marques
permet cette personne (physique ou morale) dacqurir le respect et la
reconnaissance sur le march197. Puisque dans le modle hglien les int-
rts du titulaire sont mis en avant, la balance aura tendance pencher
plus facilement du ct du propritaire de la marque quen common law.
En deuxime lieu, la LMC dcoule dun chef de comptence particulier.
Alors que les paragraphes 91(22) et 91(23) de la LC de 1867 constituent
les fondements lgislatifs de la LDA et de la LB, la Cour suprme a non-
c dans larrt Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc., que la LMC dcoule du
pouvoir du Parlement fdral de rglementer les changes et le commerce
en vertu du paragraphe 91(2)198. Comme les marques relvent dun chef de
comptence implicite, certains aspects de ce droit concernent, encore plus
quen droit dauteur et en brevets, le lgislateur provincial. Par exemple,
la protection des marques non-enregistres par le mcanisme du tort de
passing off ou du dlit de substitution au Qubec relve de la comp-
tence de la province en matire de proprit et de droits civils dans la pro-
vince199. Ce lien entre la proprit, les droits civils et les marques de com-
merce accentue notre attente de voir le droit civil respect en vertu de la
Loi dinterprtation200.
195 Voir William M Landes et Richard A Posner, The Economic Structure of Intellectual
Property Law, Cambridge (-U), Harvard University Press, 2003 la p 171 :
[W]e do not need trademark protection just to be sure of having enough words,
though we may need patent protection to be sure of having enough inventions
or copyright protection to be sure of having enough books, movies, and musi-
cal compositions.
196 Voir Robert N Klieger, Trademark Dilution: The Whittling Away of the Rational Basis
for Trademark Protection (1997) 58 : 4 U Pitt L Rev 789 aux pp 86465.
197 Voir Justin Hughes, The Philosophy of Intellectual Property (1988) 77 : 2 Geo LJ 287
la p 354.
198 Kirkbi AG c Gestions Ritvik Inc, 2005 CSC 65 au para 15, [2005] 3 RCS 302 [Kirkbi].
Voir sur ce thme Scassa, supra note 14 la p 9.
199 Voir LC de 1867, supra note 2 art 92(13).
200 Supra note 5 art 8.1.
PROPRIT INTELLECTUELLE , COUR SUPRME DU CANADA ET DROIT CIVIL 423
B. La vraie-fausse ouverture au parasitisme : Veuve Clicquot Ponsardin c.
Boutiques Cliquot Lte
Laffaire Veuve Clicquot201 opposait la clbre maison de champagne
franaise Veuve Clicquot Ponsardin, enregistre au Canada, et les Bou-
tiques Cliquot, une petite chane de magasins spcialise dans la vente de
vtements pour femmes. Veuve Clicquot soutenait que lemploi du mot
Cliquot tait susceptible de faire croire aux consommateurs que le
champagne et les vtements pour dames provenaient de la mme origine,
ce qui constituerait une usurpation sanctionne par larticle 20 de la
LMC. Il tait en outre allgu que cet usage avait pour effet de dprcier
lachalandage attach la marque de champagne, en violation de
larticle 22 de la loi202. La Cour dappel fdrale, confirmant la dcision du
juge de premire instance, a rejet ces deux demandes203.
En ce qui concerne laction en contrefaon, la Cour suprme dcide,
aprs avoir examin les facteurs pertinents, que les marchandises prsen-
tent trop peu de similitudes pour quun consommateur puisse confondre
leur origine204. Sur ce point, lon nobserve pas de diffrence particulire
avec les dcisions civilistes, qui nont jamais fait clater le principe de sp-
cialit205. Nous cartons donc la question de la confusion pour nous con-
centrer sur larticle 22 de la LMC. Celui-ci offre au titulaire de la marque
de commerce un recours contre les entreprises non-concurrentes :
Nul ne peut employer une marque de commerce dpose par une
autre personne dune manire susceptible dentraner la diminution
de la valeur de lachalandage attach cette marque de com-
merce206.
Selon le juge Binnie, quatre lments doivent tre prouvs pour que le
recours aboutisse207. Premirement, la marque de commerce Veuve Clic-
quot doit avoir t employe par les boutiques en liaison avec des mar-
chandises ou services. Peu importe la concurrence entre les deux entre-
prises, ou mme la lgre diffrence orthographique208. Ensuite, Veuve
Clicquot doit tablir lexistence dun achalandage suffisamment cons-
201 Supra note 191.
202 Ibid au para 1.
203 Voir ibid aux para 1013.
204 Ibid aux para 2837.
205 Voir la jurisprudence cite par Azma et Galloux, supra note 157 la p 847. Voir ga-
lement Pollaud-Dulian, La proprit industrielle, supra note 126 au para 1514.
206 LMC, supra note 10, art 22(1).
207 Veuve Clicquot, supra note 194 au para 46.
208 Ibid au para 48.
424 (2015) 60:3 MCGILL LAW JOURNAL REVUE DE DROIT DE MCGILL
quent209. La clbrit nest pas ncessaire, mais elle permet de remplir la
condition plus facilement. Troisimement, la marque doit avoir t utili-
se par les Boutiques Cliquot dune manire susceptible davoir un effet
sur cet achalandage, ce qui constitue une exigence dun lien de causalit
( linkage ). Enfin, il faut que leffet probable de lemploi de la marque
soit de dprcier la valeur de lachalandage attach lautre marque, ca-
ractrisant ainsi un prjudice.
Bien que la probabilit de confusion nait pas tre dmontre, le de-
mandeur doit tablir que le consommateur est susceptible dassocier men-
talement la marque Veuve Clicquot et lemploi de celle-ci par les bou-
tiques210. Sans ce lien, le recours choue. Comme le fait remarquer le juge
Binnie, [s]i le consommateur plutt press nassocie pas la marque affi-
che dans les boutiques des intimes la marque du vnrable produc-
teur de champagne, il ne peut y avoir incidence positive ou ngative
sur lachalandage attach Veuve Clicquot 211. En lespce, la preuve ap-
porte par Veuve Clicquot ne permettait pas de prouver une possibilit
dassociation dans lesprit du consommateur212. Laction fonde sur
larticle 22 devait donc tre rejete. Si ce lien avait t tabli, Veuve Clic-
quot aurait alors d dmontrer que lemploi de sa marque tait suscep-
tible de dprcier la valeur de lachalandage lui tant attach. Bien que
cette condition nait pas dtermin lissue de laffaire, elle suscite de vives
discussions en droit compar213.
Daprs la Cour, la diminution de la valeur de lachalandage est carac-
trise dans deux situations : (i) lorsque la marque est dnigre et (ii)
lorsque
la marque par un autre usager aboutit
laffaiblissement de son caractre distinctif214. Pour illustrer son propos, le
lemploi de
209 Voir ibid aux para 5055.
210 Ibid aux para 46, 56.
211 Ibid au para 56.
212 Ibid au para 61.
213 En droit compar, voir Stephanie Chong, Protection of Famous Trademarks Against
Use for Unrelated Goods and Services: A Comparative Analysis of the Law in the Unit-
ed States, the United Kingdom and Canada and Recommendations for Canadian Law
Reform (2005) 95 : 3 TMR 642; Daniel R Bereskin, Anti-Dilution/Anti-Free-Riding
Laws in the United States, Canada, and the EU: Bridges Too Far? (2011) 101 : 6
TMR 1710]; Marcus H H Luepke, Taking Unfair Advantage or Diluting a Famous
Mark A 20/20 Perspective on the Blurred Differences Between U.S. and E.U. Dilu-
tion Law (2008) 98 : 3 TMR 789; Charles de Haas, La contrefaon de la marque no-
toire en droit compar amricain, europen et franais : une leon amricaine encore
mal comprise (2003) 7 Propr Int 137.
214 Veuve Clicquot, supra note 194 au para 63.
PROPRIT INTELLECTUELLE , COUR SUPRME DU CANADA ET DROIT CIVIL 425
juge Binnie se rfre la loi et la jurisprudence amricaines215. Aux
tats-Unis, le recours anti-dilution est prvu au niveau fdral de-
puis 1995 et a fait lobjet dimportantes rvisions en 2006216. Malgr les
diffrences lgislatives entre les deux pays, les critres amricains per-
mettent dinterprter larticle 22 de la LMC. Dabord, laffaiblissement du
caractre distinctif correspond la notion de blurring , caractrise en
cas de risque de diminution de la capacit du public dassocier la marque
uniquement au produit qui y est normalement associ. titre
dillustration, il a t jug que lusage de la clbre marque de bijouterie
Tiffany pour dsigner un restaurant non concurrent tait susceptible de
remettre en question la capacit du public associer la marque avec le
commerce de luxe du demandeur217. Ensuite, le dnigrement, ou ternis-
sement, correspond la notion amricaine de tarnishment . Celui-ci
existe lorsquun dfendeur cre une association ngative avec la
marque 218, par exemple avec lindustrie du cinma pornographique219.
En droit de lUnion europenne, la protection accorde aux marques de
renomme est plus tendue. Trois situations sont sanctionnes : le brouil-
lage, le ternissement, mais aussi, et surtout, le parasitisme ( free-
riding ), lequel est issu de la jurisprudence et de la doctrine civilistes.
Ainsi, en vertu de larticle 5.2 de la directive du 21 dcembre 1988, deve-
nue directive en date du 22 octobre 2008, les titulaires de marques de re-
nomme peuvent interdire lusage de tout signe qui sans juste motif tire
indment profit du caractre distinctif ou de la renomme de la marque
ou leur porte prjudice 220. Lhypothse dun prjudice port la marque
215 Ibid aux para 6466. La rfrence est pertinente, car lon attribue gnralement un
auteur amricain lide du recours anti-dilution (voir Frank I Schechter, The Rational
Basis of Trademark Protection (1927) 40 : 6 Harv L Rev 813). Pour un excellent rsu-
m historique de la question de la dilution, voir Jerre B Swann, The Evolution of Dilu-
tion in the United States from 1927 to 2013 (2013) 103 : 4 TMR 721.
216 Voir Federal Trademark Dilution Act of 1995, 15 USC 1051 (1995). Sa rforme a t
adopte le 6 octobre 2006 (voir Trademark Dilution Revision Act of 2006, Pub L No 109
312, 120 Stat 1730).
217 Voir Veuve Clicquot, supra note 194 au para 65. Voir galement Frederick W Mostert,
Famous and Well-known Marks, Londres (R-U), Butterworths, 1997 la p 59, citant no-
tamment la note 28 Hyatt Corpa v Hyatt Legal Services, 736 F (2d) 1153 (1984), auto-
risation de pourvoi refuse, 469 US 1019 (1984); Dawn c Sterling Drug Inc 319 F
Supp 358 (1970); Cour fdrale (BGH), Karlsruhe, 10 novembre 1965, KUPFERBERG
(1966), GRUR 623 (Allemagne); Haute cour rgionale, Dsseldorf, 17 septembre 1981,
ROSENTAL (1983), GRUR 389 (Allemagne); Taittinger SA v Allbev Ltd (1993),
[1994] 4 All ER 75, [1993] 20 FSR 64.
218 Voir Veuve Clicquot, supra note 194 au para 66.
219 Ibid.
220 CE, Premire directive 89/104/CEE du Conseil du 21 dcembre 1988 rapprochant les
lgislations des tats membres sur les marques, [1989] JO L 40/1, art 5.2; CE, Direc-
426 (2015) 60:3 MCGILL LAW JOURNAL REVUE DE DROIT DE MCGILL
de renomme correspond sans aucun doute au blurring et au tar-
nishment 221. La seconde situation est plus intrigante, car elle est incon-
nue en Amrique du Nord. Dans quelles situations lusage dun signe tire-
t-il indment profit du caractre distinctif ou de la renomme de la
marque ? Interroge par un tribunal anglais sur la signification de la no-
tion, la Cour de justice de lUnion europenne (ci-aprs CJUE ) rpond :
Quant la notion de profit indment tir du caractre distinctif ou
de la renomme de la marque , galement dsigne sous les termes
de parasitisme et de free-riding , cette notion sattache non pas
au prjudice subi par la marque, mais lavantage tir par le tiers
de lusage du signe identique ou similaire 222.
[Le parasitisme est caractris] lorsquun tiers tente par lusage dun
signe similaire une marque renomme de se placer dans le sillage
de celle-ci afin de bnficier de son pouvoir dattraction, de sa rpu-
tation et de son prestige, ainsi que dexploiter, sans aucune compen-
sation financire et sans devoir dployer des efforts propres cet
gard, leffort commercial dploy par le titulaire de la marque pour
crer et entretenir limage de cette marque […]223.
Dans laffaire en question, un crateur cherchait promouvoir ses par-
fums en distribuant des listes comparant ses produits avec ceux de la so-
cit LOral. La contrefaon ou le tort de passing-off navaient pas t ca-
ractriss en premire instance224. Alors que la CJUE trouve immoral que
le concurrent puisse profiter de la rputation de LOral sans efforts, tel
nest pas lavis de Lord Jacob, pourtant li par la rponse de la Cour. Se-
lon lui, le parasitisme serait une notion vague, floue, ne prenant pas en
compte le droit du public la libre expression et la libre concurrence225.
tive 2008/95/CE du Parlement europen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant
les lgislations des tats membres sur les marques, [2008] JO L 299/25. Lexistence de ce
rgime, qui peut tre directement appliqu par les tribunaux domestiques europens,
est note par le juge Binnie dans Veuve Clicquot, supra note 194 au para 44 de larrt.
221 Pour des exemples de blurring , voir Intel Corp Inc c CPM United Kingdom Ltd, C
252/07, [2008] ECR I-08823 (il tait notamment allgu que lusage du mot
INTELMARK portait atteinte au caractre distinctif de la marque INTEL). Voir gale-
ment CA Paris, 12 septembre 2001, St Parfums Caron SA c Comit interprofessionnel
du Vin de Champagne, (2001) Ann propr ind 297. Pour un exemple de ternissement,
voir Adidas-Salomon AG et Adidas Benelux BV c Fitnessworld Trading Ltd, C408/01,
[2003] ECR I12537 au para 38.
222 LOreal SA & Ors c Bellure NV & al, Aff C487/07, [2009] ECR I5185 au para 41.
223 Ibid au para 49.
224 LOreal SA & Ors v Bellure NV & Ors, [2007] EWCA Civ 968.
225 LOral SA & Ors v Bellure NV & Ors, [2010] EWCA Civ 535.
PROPRIT INTELLECTUELLE , COUR SUPRME DU CANADA ET DROIT CIVIL 427
Un auteur canadien abonde dans le mme sens226. linverse, la doctrine
civiliste accueille le parasitisme avec enthousiasme. Ce concept est positif,
car il permet de protger avec efficacit les titulaires de marques de com-
merce, qui nont mme pas dmontrer lexistence dun prjudice227. On
ne stonnera pas devant cette diffrence de point de vue, puisque dans les
juridictions continentales, la thorie des agissements parasitaires a t
reconnue sur le fondement de la responsabilit civile bien avant la direc-
tive europenne228. Elle reflte la vision selon laquelle une marque de
commerce est un droit naturel li la personne lorigine du signe229. Par
contraste, lapproche conomique de la common law soppose ce que les
intrts du titulaire soient placs devant les intrts du public, do une
incomprhension face au parasitisme.
Contrairement au reste des arrts slectionns, la Cour suprme du
Canada na pas eu effectuer de choix de tradition juridique dans Veuve
Clicquot. Il est tout de mme possible de trouver quelques indices sur son
mode de pense. premire vue, la rfrence au blurring et au tar-
nishment amricaisn indique une certaine adhsion la common law.
Toutefois, le juge Binnie prcise :
[J]e ne prtends pas que le concept de dprciation larticle 22
se limite ncessairement aux notions daffaiblissement ou de ternis-
sement. Les tribunaux judiciaires canadiens nont pas encore eu
loccasion dexplorer les limites de cette disposition230.
La porte est-elle donc ouverte au parasitisme ? Nous ne le croyons pas.
Ainsi que nous lavons rpt, lutilitarisme ne constitue pas un cadre ju-
226 Bereskin qualifie le fait de se positionner dans le sillon de la marque pour profiter plei-
nement de sa rputation de fait du marketing moderne [notre traduction] (Bereskin,
supra note 213 la p 1755). Le civiliste ny voit quimmoralit.
227 Voir Gert Wurtenberger, LOral v Bellure: An Opinion (2010) 5 : 10 JILP 746 la
p 746 :
While there is no doubt that the perspectives of right of free speech, freedom of
trade, and scope of protection of a trade mark are overriding principles which
influence a dispute between a trade mark owner and its competitors, in my
opinion, one essential aspect has been omitted from Lord Jacobs considera-
tions: the interest of the trade mark owner.
Voir aussi Pier Luigi Roncaglia et Giulio Enrico Sironi, Trademark Functions and
Protected Interests in the Decisions of the European Court of Justice , (2011) 101 : 1
TMR 147 la p 170.
228 La thorie des agissements parasitaires existe galement en Italie et en Allemagne
(voir Mostert, supra note 217 la p 67). Voir en France art L7135 CPI; CA Paris, 21
fvrier 1989, (1990) Ann pr ind art & lit 164.
229 Mostert explique que les dispositions sur lexploitation injustifie ( unfair advantage )
refltent la thorie selon laquelle [a] trademark is perceived as a bonum in se protec-
table as a ius in se (Mostert, supra note 217 la p 65).
230 Veuve Clicquot, supra note 194 au para 67.
428 (2015) 60:3 MCGILL LAW JOURNAL REVUE DE DROIT DE MCGILL
ridique propice au transport des ides civilistes. Or, conformment
larrt Thberge, le juge Binnie opte clairement pour la thorie de
lquilibre. Ceci ressort de la rfrence suivante au Restatement amricain
sur la concurrence dloyale dans le but de limiter la protection de
larticle 22 :
[TRADUCTION] [R]econnaissant apparemment quune interpr-
tation large de la lgislation compromettrait lquilibre entre les
droits privs et les droits publics dont sinspirent les limites tradi-
tionnelles de la protection des marques de commerce, les tribu-
naux continuent de limiter le recours pour dilution aux cas o
lintrt susceptible dtre protg est manifeste et o la menace
dempitement est importante [nos italiques]231.
On se gardera bien de tirer des conclusions htives. Mais il nous
semble que dans le futur, la ncessit dtablir un quilibre entre les int-
rts des concurrents potentiels et ceux du propritaire de la marque ferait
obstacle la reconnaissance dun concept civiliste comme le parasitisme
au Canada.
Conclusion
Le constat est sans appel pour le droit civil. Au moins a-t-il le mrite
de la clart, surtout en droit dauteur, o les principes et les objectifs de la
loi sont dsormais solidement tablis232. Mais la prvisibilit a un prix : en
excluant les considrations relatives la personne lorigine du droit, elle
rend aphone le dialogue entre les traditions. ce titre, le parallle avec le
droit de la famille est intressant. En matire de garde denfants, la Cour
suprme juge souvent utile de se rfrer des dcisions de droit civil dans
un jugement de common law et inversement, tout en reconnaissant les
diffrences fondamentales entre les deux traditions233. Ici, louverture ju-
diciaire sexplique par le partage dune valeur commune : la notion
dintrt de lenfant, essentielle aux deux traditions234. Lintrt de men-
tionner une solution trangre nat donc de luniversalit des fondements,
laquelle est loin dexister dans notre matire : au fond, pour la Cour su-
231 Ibid au para 42; Restatement (Third) of Unfair Competition 25 comment b (1995).
232 Voir Gervais, Copyright Narrative , supra note 21 aux pp 44546 : [t]he Canadian
copyright narrative, if it is allowed to emerge, is good news for at least one simple reason:
the presence of a statement of principles will provide heuristic help in enhancing both
understanding and predictability .
233 Voir France Allard, La Cour Suprme du Canada et son impact sur larticulation du
bijuridisme (tude) dans Canada, Ministre de la justice et procureure gnrale du
Canada, Lharmonisation de la lgislation fdrale avec le droit civil de la province de
Qubec et le bijuridisme canadien, deuxime publication, fascicule 3, Ottawa, 2001 la
p 21.
234 Voir ibid.
PROPRIT INTELLECTUELLE , COUR SUPRME DU CANADA ET DROIT CIVIL 429
prme, quoi bon discuter du droit franais si lon sait davance que
lincompatibilit des systmes rend son adoption hautement improbable,
sinon impossible ?
Dans ce paysage aride, la figure de Jane Ginsburg, professeure
lUniversit Columbia, est rafrachissante. Dans une tude restreinte au
droit dauteur, elle note :
Much of the rhetoric encircling copyright todaymuch of it
(over)heatedexcoriates the copyright machine, or copyright car-
tels, large unloveable corporations who seek to control every users
access to and consumption of copyrighted works. Corporate copyright
owners, in turn, tend to brand as piracy all non-paid enjoyment of
those works. The figure of the author is curiously absent from this
debate. As a result, contemporary discussions tend to lose sight of
copyrights role in fostering creativity. I believe that refocussing dis-
cussion on authorsthe constitutional subjects of copyrightshould
restore a proper perspective on copyright law, as a system designed to
advance the public goal of expanding knowledge, by means of stimu-
lating the efforts and imaginations of private creative actors [notes
omises].235
Recentrer le dbat sur la personne de lauteur, de linventeur ou du ti-
tulaire de la marque de commerce permettrait, selon nous, de rconcilier
le droit civil et la common law. Il ne sagit pas de consacrer un droit de la
proprit intellectuelle entirement fond sur lindividu lorigine de
loeuvre, de linvention ou du signe. Ce serait irraliste et peu souhaitable,
car les problmes dincompatibilit ressurgiraient aussitt. Il sagit de
crer une valeur commune les intrts du titulaire , de manire ce
que le Canada et les pays du vieux continent deviennent des ressorts
comparables.
Une fois le rle social des titulaires de DPI reconnu, la dialectique ne
peut tre que celle des intrts, qui a envahi la pense juridique de la
Cour suprme suite larrt Thberge. En contrepartie de la protection de
lauteur, du titulaire ou du propritaire de la marque, il est ncessaire de
prendre en compte lintrt public, cest–dire lintrt commun, auquel la
common law naccorde quune place limite. Si en principe lintrt public
et celui du titulaire convergent, il arrive que les deux se contredisent,
comme dans le cas des arrts Euro-Excellence ou Harvard College. Ds
lors que lon adapte la thorie de la balance aux proccupations continen-
tales, les concepts comme labus de droit et lexception dordre public et de
235 Ginsburg, supra note 70 aux pp 116768. Il serait pure hypocrisie de nier limportance
de lducation des auteurs dans ce type de discours. Jane Ginsburg est titulaire dun J.D
de lUniversit Harvard et dun doctorat de lUniversit Paris II Panthon-Assas (voir
The Trustees of Columbia University in the City of New York, Columbia Law School
Jane C Ginsburg (2015), en ligne :
430 (2015) 60:3 MCGILL LAW JOURNAL REVUE DE DROIT DE MCGILL
moralit peuvent sexpatrier au Canada. Notre proposition consiste donc
ajouter un niveau danalyse supplmentaire, conforme aux priorits civi-
listes, qui se superposerait la balance des intrts de la common law. Le
droit compar est une inpuisable cole de vrit, un formidable rservoir
de solutions236: linvitation est faite la Cour suprme de ne pas se priver
du principal avantage du bijuridisme, supposer que celui-ci ne relve
pas de lutopie.
Finalement, lexemple de la proprit intellectuelle trahit lide que
bien des juristes, qubcois mis part, se font de lidentit juridique du
Canada. Leur conception est celle dune juridiction de common law dont
on peut aisment confiner la composante civiliste son strict minimum.
Les raisons sont nombreuses et ont dj t identifies : indiffrence des
common lawyers, barrire linguistique, etc.237 Or, laphonie du dialogue
entre les traditions remet ncessairement en cause lexistence mme du
bijuridisme. Entre le Canada transsystmique idal et le Canada rel, le
contraste est saisissant. En tant que tribunal vocation bilingue et dua-
liste, la Cour suprme devrait naturellement tre interpele par cette
problmatique. Quelle suive notre proposition ou non, notre tude a le
mrite didentifier le principal obstacle lmergence du bijuridisme dans
un domaine du droit. La comprhension de lorigine du problme, qui pr-
cde laction, tait une condition fondamentale dans le but de raliser les
aspirations dualistes du Canada238. Dautres auteurs aprs nous devraient
suivre la marche et poursuivre la rflexion sur la mise en uvre du trans-
systmisme dans leurs domaines respectifs. Ainsi seulement la Cour au-
ra-t-elle une chance de briser les solitudes 239 entre les juridictions.
236 Voir Konrad Zweigert et Hein Ktz, Introduction to Comparative Law, 3e d, traduit par
Tony Weir, Oxford, Clarendon Press, 1998 la p 15.
237 Voir Jean-Franois Gaudreault-DesBiens, Les solitudes du bijuridisme au Canada,
Montral, Thmis, 2007 aux pp 2325, 14849. (lauteur met un certain scepticisme
lgard du bijuridisme au niveau pancanadien, quil qualifie de fantasme). Voir gale-
ment, Ysolde Gendreau, Les solitudes du droit dauteur canadien dans Ysolde Gen-
dreau et Abraham Drassinower, dir, Langues et droit dauteur, Bruxelles et Cowansville
(Qc) : Bruylant et Carswell, 2009, 19 la p 57 (dans une tude restreinte au droit
dauteur, lauteure conclut [q]uil est difficile de prtendre quil existe actuellement une
communaut canadienne du droit dauteur [italiques dans loriginal]).
238 Voir ibid la p 148.
239 Pour reprendre llgante expression de lancienne gouverneure gnrale du Canada,
Michalle Jean (voir discours dinstallation, prsent Ottawa, 27 septembre 2005, cit
dans Gaudreault-DesBiens, supra note 237 la p 149).
PROPRIT INTELLECTUELLE , COUR SUPRME DU CANADA ET DROIT CIVIL 431
